UPC 업데이트: 신규사항 추가 판단에 대한 기준은 EPO와 동일함

UPC 업데이트: 신규사항 추가 판단에 대한 기준은 EPO와 동일함: 이호재 변리사의 유럽특허실무(19); 2024.07.09 09:47 입력

이호재 변리사 hojae.lee@mewburn.com

<div align="" style=""><table _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="left" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="UPC 업데이트: 신규사항 추가 판단에 대한 기준은 EPO와 동일함" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/17204856629844.jpg" width="250" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table> UPC가 오픈하고 1년이 지나면서 많은 판례들이 축적되고 있지만 대체로 절차적인 사항에 관한 것이었습니다. 특허의 유효성 및 침해판단에 대한 실체적인 법리들은 이제서야 본격적으로 다뤄지기 시작합니다. 본지를 통해서 계속해서 소개하고자 하며, 이번 호에서는 신규사항 추가에 대한 판단이 포함된 결정이 있었기에 (비록 가처분 신청 결정이지만) 이를 소개하고자 합니다.   <o:p></o:p> 특허권자인 Abbott Diabetes Care는 특허 패밀리에 속한 여러 EP특허를 통해 Sibio Technology에 침해금지 가처분 신청을 했었습니다. UPC의 헤이그 지역 법원은 최근에 주목할 만한 결정을 내렸습니다.   <o:p></o:p>배경 설명 먼저 EP2713879 B1은 PCT 출원에 기초하여 유럽에 진입한 모출원이 등록된 것입니다. 제1항은 PCT 청구항 그대로 심사 과정에서 다툼 없이 등록되었습니다.   <o:p></o:p> EP3831283B1은 위 모출원의 두번째 분할출원이 등록된 것입니다. EPO 심사과정에서는 보정의 적법성이 크게 다투어졌습니다. 특정 실시양태에서 일부 구성만 취하여 조합하는 것이 원칙적으로 허용되지 않는다는 법리에 따라 거절되었으나 (일명 “Intermediate generalisations”: <a href="https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/h_v_3_2_1.html">EPO 심사 가이드라인, H-V, 3.2.1 참조</a>), 출원인은 11페이지에 달하는 매우 상세한 답변을 제공한 결과 심사관이 설득되어 등록이 된 케이스입니다.   <o:p></o:p> 두 특허는 모두 opt-out 되어 있었으나, Abbott는 2024년 3월 14일에 opt-out을 취하하고 2024년 3월 20일자로 Sibio에게 가처분을 신청하였습니다. 흥미롭게도 Sibio는 opt-out이 되어 있는 상태임에도 879 특허에 대해서 <a href="http://kpaanews.or.kr/news/view.html?section=91&category=123&page=2&no=5856">보호 서한(protective letter)</a>을 제출했고 283특허에는 제출하지 않았었습니다.   <o:p></o:p>879특허에 대한 가처분 신청 결과 – 인용 가처분 금지 명령에 대한 청문회가 열렸고 Sibio는 보호서한에서의 주장과 달리 실시 중단(C&D) 선언을 하면서 더 이상 가처분 금지가 불필요하며 Abbott가 경고한 적이 없기 때문에 실시 중단을 위한 비용이 요구된다고 주장하였습니다.   <o:p></o:p> 하지만 법원은 Sibio가 보호서한을 보낼 정도로 해당 특허를 잘 알고 있었다는 점을 들어 Sibio의 주장을 받아들이지 않았습니다. 나아가 Sibio가 패소자로서 소송 비용까지 지불하도록 하였습니다.   <o:p></o:p>283특허에 대한 가처분 신청 결과 – 기각 여기에서는 특허의 유효성, 그 중에서도 신규사항 추가 여부가 주로 다투어졌습니다. UPC는 매우 명확하게 신규사항 추가의 평가는 EPO의 접근방식을 따라야 한다고 하였습니다. EPO의 기본적인 법리는 “수정된 청구대상이 출원된 유럽 특허출원 전체로부터 당업자가 상식을 사용하여 직접적이고 모호하지 않게 도출할 수 있는지”에 따라 신규성 추가 여부를 판단합니다.   <o:p></o:p> EPO심사부는 출원 단계에서 출원인의 주장에 결국 설득되었지만, UPC가 보았을 때에는 동의할 수 없었기에 특허의 유효성의 보장이 낮음을 이유로 가처분 신청을 기각하였습니다.   <o:p></o:p> 물론 이러한 결정은 UPC의 가처분 신청에 대한 결정이기 때문에 약식절차로 진행되었습니다. 본안에 대한 전체 재판에서 UPC는 당업자의 관점을 확인하기 위해 전문가 증언을 고려할 가능성도 있고, 이에 따라 다른 판단이 내려질지도 모르겠습니다.   <o:p></o:p>이번 UPC 결정으로부터 교훈 어쨌든 UPC에서는 신규사항 추가와 관련하여 EPO의 법리를 그대로 사용한다는 것이 가장 주목할 만한 점입니다. 다른 유효성 요건과 관련하여서도 (신규성, 진보성, 및 충분성) 기본적으로는 UPC가 EPO의 법리를 그대로 따를 것으로 예상된다고 생각할 수 있습니다. 하지만, 신규사항 추가에 대한 판단은 UPC의 회원국의 많은 국내법원에서 따르는 반면, 진보성에 대한 판단은 회원국들에서 그렇게 균일하지는 않아서 UPC가 각각의 쟁점별로 어떤 판결을 내릴 것인지는 지속해서 살펴보아야 할 것입니다.   <o:p></o:p> 한편, 보호서한은 반드시 침해용의자를 지켜주는 것이 아니었습니다. 이번 케이스에는 피고가 특허를 인지하고 있다는 단서로 작용함에 따라 오히려 불리하게 작용하였습니다. 보호서한은 UPC가 청문회를 열도록 하고 피고의 의견을 들어보는 점에서 피고에게 구제수단을 제공하지만, 특허권자에게 명백하게 유리한 상황에서는 오히려 법원이 쉽게 결정을 내릴 수 있도록 하는 실마리를 제공할 수도 있음을 유의해야 합니다.   <o:p></o:p> Abbott는 opt-out을 철회한 후 6일 후에 Sibio에게 가처분신청을 하였습니다. Sibio는 특허가 옵트아웃인 상태에서 특정 회원국에서 국내 소송을 제기하였더라면 Abbott가 opt-out을 철회할 수 없어 난처할 수 있는 상황이었습니다. 따라서, 특허권자는 opt-out을 신청함에 신중해야 하며, 제3자 입장에서는 opt-out상태인 강력한 특허가 있다면 전략적으로 개별국 법원에서 소송을 걸어 특허권자의 opt-in을 막는 전략을 고려할 수 있습니다.</div>

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