특허법원 판사가 말하는 장수특허(1)

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특허법원 판사가 말하는 장수특허(1): 장수특허 - 명세서 작성 ①; 2020.05.25 13:30 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="특허법원 판사가 말하는 장수특허(1)" width="200" align="absmiddle" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/15903800858762.jpg"></div></td></tr></tbody></table>  필자는 오랫동안 특허소송을 담당해 오면서 좋은 기술임에도 명세서 작성에 문제가 있거나 소송에 제대로 대응하지 못하여 단명하게 되는 특허를 보면서 안타까운 생각이 들었다. 명세서를 노력과 비용을 들여 충실하게 작성한다면, 거절이유를 통지받더라도 명세서 보정을 통하여 충분히 특허등록 받을 수 있고, 특허등록 이후에도 경쟁업자에 의한 등록무효 소송에서 거뜬하게 살아남을 수 있다. 한편, 명세서 작성에 아무리 주의를 기울이더라도 예상하지 못한 선행기술의 등장으로 위기를 맞이할 수 있는데, 이 경우도 보정이나 정정제도를 통해 피할 길을 모색할 수 있고, 특허소송에 철저하게 대비한다면 튼튼하게 오래 살아가는 특허, 즉 ‘장수특허’가 될 수 있다. 좋은 기술을 발굴하고 이러한 기술에 튼튼하고 오래 살아남는 특허권이 부여된다면 이를 통한 개선된 기술이 꾸준히 양산됨으로써 산업기술의 발전과 함께 국가 경제발전으로 이어질 것이다.  이 글에서는 연재를 통하여 특허의 출원과 등록, 그 이후 특허소송에 이르는 일련의 과정에서 ‘장수특허’가 어떻게 오랫동안 슬기롭게 살아남아 경쟁력을 유지할 수 있는지 그 방법을 소개하고자 한다. <사례1)> 발명가 A는 물걸레 청소기를 사용하여 바닥을 청소함에 있어서 물걸레를 직접 끼우고 다 사용 후 해체시키는 불편함을 해결하기 위하여 뚜껑을 터치하여 쉽게 물걸레를 착탈시키는 물걸레 청소기를 개발하였다. 위 물걸레 청소기는 내부에 수평으로 삽입 고정된 스프링의 탄성력에 의하여 한 번의 터치로 뚜껑이 개폐되면서 물걸레가 착탈되는 것이다. 발명가 A는 자신이 개발한 물걸레 청소기를 특허등록받기 위하여 명세서를 작성하고자 한다. 이와 관련하여 특허명세서는 어떻게 작성해야 하고 이러한 명세서 작성에 있어서 주의할 사항이 무엇인지 살펴보기로 한다.<div style="line-height: 1.8;"><table align="center" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="특허법원 판사가 말하는 장수특허(1)" width="567" align="absmiddle" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/15903807229075.jpg"></div></td></tr></tbody></table> <명세서 작성에 앞서 검토할 사항>   발명가 A는 명세서를 작성하기 앞서 자신의 발명이 특허 대상이 되는지 그리고 산업상 이용가능성이 있는지 검토해야 한다. 대체로 발명가는 산업상 이용하기 위해 기술개발을 하는 것이므로 위 요건을 충족하지 않는 경우는 드물 것이다. 문제는 선행기술의 검토인데 이에 대한 철저한 검토가 이루어질수록 장수특허가 될 가능성이 높게 되므로, 그 중요성이 크다고 할 것이다. 1. 특허 대상   특허법 제2조 제1호는 「“발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말한다.」라고 규정하고 있다. ‘자연법칙을 이용’하여야 하므로 에너지 보존의 법칙 등과 같은 자연법칙 그 자체 및 천연물과 자연현상 등의 발견은 발명이 아니고, 경제법칙, 수학공식, 교수방법 등 자연법칙을 이용하지 않은 것도 발명이 아니므로, 특허 대상이 아니다.  한편, 천연물을 ‘발견’한 것 자체만으로는 ‘발명’에 해당할 수 없지만, 천연물에서 어떤 속성을 발견하고 그에 해당하는 물질(화학물질 또는 미생물)을 인위적으로 분리한 경우에는 그 분리하는 방법이나 분리된 화학물질 또는 미생물 등은 발명에 해당하여 특허 대상이 될 수 있다. 2. 산업상 이용가능성   산업상 이용가능성이 없는 경우로는 자연법칙에 반하여 실시할 수 없거나(예 : 영구기관) 이론적으로 가능하더라도 현실적으로 실시가 불가능한 발명(예 : 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위해 지구표면 전체를 자외선 흡수 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법), 인간을 치료하는 방법 발명(예 : 투약, 주사 또는 침술방법, 혈액 투석 방법 등)2), 미완성 발명(예 : 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 제시된 과제해결수단만으로는 과제해결이 불가능한 경우) 등이다. 발명은 기본적으로 종래 기술의 문제점에 대한 해결수단을 제시하고 개선된 기술의 실시를 전제로 하기에 치료방법 발명을 제외하고는 산업상 이용가능성이 부정되는 경우는 많지 않다. 3. 선행기술의 검토   가. 발명가 A는 기술 개발에 앞서 종래 물걸레 청소기의 문제점을 검토하였을 것이지만, 다른 누군가도 동일한 문제점을 해결하기 위해 유사한 기술을 개발하였을 가능성이 존재한다. 따라서 발명가 A로서는 종래 물걸레 청소기에서 자신의 발명과 가장 근접한 선행기술들을 찾고 이에 대한 충분한 검토를 통하여 자신의 발명이 특허등록받을 수 있을지 여부를 판단하여야 한다. 선행기술의 검토는 특허등록을 받기 위하여 반드시 필요할 뿐만 아니라 추후 발생할 수 있는 분쟁을 대비하는데 중요한 자료가 되므로 이에 대한 검토의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 그런데 자신의 발명과 가장 유사한 선행기술은 찾는 것은 쉬운 작업이 아니고 상당한 시간과 노력, 비용이 소요되므로, 되도록 변리사 등 전문가에게 의뢰할 필요가 있다.   나. 세계 각 국의 특허청은 자국의 특허문헌을 공개하고 있으므로 인터넷을 통해서 우리나라(<a href="http://www.kipris.or.kr">www.kipris.or.kr</a>) 및 미국(<a href="http://www.uspto.gov">www.uspto.gov</a>), 일본(<a href="http://www.j-platpat.inpit,go.jp">www.j-platpat.inpit,go.jp</a>), 유럽(<a href="http://www.epo.org">www.epo.org</a>) 등에서 공개된 특허문헌을 검색하고, 나아가 Google Scholar에서 논문자료 등 비특허문헌을 검색하여 자신의 발명과 동일·유사한 기술이 공개되어 있는지 살펴볼 필요가 있다. 국내 특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에서 일정 범위 내에서의 해외특허 검색서비스를 제공하고 있으므로 이를 활용할 수 있다.3) 또한 Google 검색을 통해서 각국의 특허문헌을 검색하고 한국어로 번역하여 확인할 수 있으므로 이에 대한 사용도 고려된다.   다. 중요하고 가치가 높은 특허라면 선행기술조사를 별도로 의뢰할 필요성이 있을 것이다. 그리고 세계 각국의 특허청을 일일이 방문하지 않고도 하나의 사이트에서 전 세계의 특허문헌을 검색할 수 있도록 통합검색 시스템을 제공하는 WIPS(윕스) 등과 같은 서비스의 이용도 고려해 볼 수 있다. 특히, 화학발명이나 약학발명의 경우 화학구조식을 입력하면 이와 관련한 문헌을 검색해 주는 STN(Scientific & Technical Information Network) 데이터베이스의 사용이 유용하다.   라. 공개특허는 기술종류에 따라 CPC(Cooperative Patent Classification) 코드로 섹션별로 분류되어 있으므로, 특허문헌을 검색함에 있어서 CPC 코드와 키워드를 활용하여 보다 빠르고 정확하게 검색할 수 있다. 종래 IPC(International Patent Classification)는 7만개 정도로 기술종류를 분류하였으나, CPC는 26만개 정도로 기술종류를 더 세분화하여 더 정확한 검색이 가능하게 되었고, 이에 우리나라를 포함한 전 세계의 70% 특허출원이 CPC 코드 분류를 사용하여 이루어지고 있다. 특허청 사이트에서 ‘특허분류코드’를 조회하여 확인할 수 있다.4)   다만, CPC 코드 분류가 제대로 되어 있지 않은 특허문헌도 존재하므로 적절한 키워드를 활용하여 검색하는 것이 필요하다. 4. 선행기술과의 차이점 확인 및 특허가능성 판단   발명가 A는 물걸레 청소기 개발에 앞서 선행기술을 검토하였을 것이지만 후에 예상하지 못한 선행기술을 발견하는 경우가 많다. 발명가 A가 기술개발을 착수할 당시에 선행기술 1만이 검토되었는데, 명세서 작성 단계에 이르러 자신의 발명과 더 유사한 선행기술 2의 존재를 발견할 수도 있다. 이 경우 선행기술 2와의 차이점을 부각시키는 방향으로 명세서를 작성함으로써 등록가능성을 높일 수 있고, 이로 인해 더 좋은 기술이 탄생할 수 있으므로 쉽게 포기할 필요는 없다고 본다. 발명가 A가 위와 같은 방법으로 선행기술을 검색한 결과 한 번의 터치로 뚜껑이 개폐되면서 걸레를 탈착하는 물걸레 청소기에 관한 2건의 발명이 검색되었다. 선행기술 1은 중앙에 수직으로 형성된 스프링의 탄성력에 의해 뚜껑을 개폐하는 물걸레 청소기이고, 선행기술 2는 수평으로 형성된 스프링의 탄성력에 의해 뚜껑을 개폐하는 물걸레 청소기이다.<div><table align="center" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="특허법원 판사가 말하는 장수특허(1)" width="567" align="absmiddle" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/15903807260854.jpg"></div></td></tr></tbody></table> 발명가 A는 자신의 발명이 선행기술들에 비하여 더 우수하다는 점을 강조하기 위해서 선행기술들의 문제점을 파악하는 것이 필요하다.</div> 발명가 A가 선행기술들을 검토한 결과, 선행기술 1은 중앙에 수직으로 형성된 스프링으로 두께가 두꺼워지고 본체와 뚜껑의 중앙부분이 불룩하게 휘어지는 문제가 있었고, 선행기술 2는 뚜껑을 개폐하기 위하여 ‘중앙축, 스프링, 로우프’라는 구성을 사용함에 따라 내부 구조가 복잡하여 제조원가가 상승하는 문제가 있었다. 이에 발명가 A가 자신의 발명은 선행기술 1, 2와는 구성의 차이가 명확하고, 위 선행기술들이 가지고 있는 문제를 해결하고 있으므로 특허가능성이 높다고 판단한다면 명세서 작성에 착수하면 된다. 다음 편에서는 명세서 작성에 있어 주의할 사항에 대하여 살펴보도록 하겠다. ※ 특허출원, 등록, 분쟁의 일련의 절차에서 다루어지길 원하는 내용을 댓글로 남겨 주시면 향후 연재에 적극 반영하겠습니다.</div> 각주>--------------------1) 사례에서 소개한 발명은 특허번호 제477380호의 ‘면포걸레 청소기’에 관한 것인데, 이 글에서 소개되는 구체적인 내용들은 해당 특허에 관한 것이 아닌 이해하기 쉽게 설명하기 위한 가상의 사례들이다. 2) 판례는 원칙적으로 치료방법과 같은 의료행위에 관한 발명을 산업상 이용가능성이 없다고 보아 특허등록을 부정하고 있으나, 의약의 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명은 인정하고 있다(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결). 3) <a href="http://abpat.kipris.or.kr/abpat/searchLogina.do?next=MainSearch">http://abpat.kipris.or.kr/abpat/searchLogina.do?next=MainSearch</a> 4) <a href="https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=4021&catmenu=m06_07_01">https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=4021&catmenu=m06_07_01</a>

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changwo 05.28. 09:09

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"천연물에서 어떤 속성을 발견하고 그에 해당하는 물질(화학물질 또는 미생물)을 인위적으로 분리한 경우에는 그 분리하는 방법이나 분리된 화학물질 또는 미생물 등은 발명에 해당"한다고 했는데, 자연에 존재하고 있었던 화학물질 또는 미생물이 그것을 분리했다는 이유로 자연물이 아니라고 할 수 있나요? 그렇다면 예를 들어 혈액에서 백혈구나 적혈구를 분리해내면 그 백혈구나 적혈구도 특허대상이 된다는 것인가요? 분리방법 또는 용도발명만을 인정하면 되는 것이 아닌가요?