오대웅 변리사의 좌충우돌 호주 변리사 도전기(6)

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오대웅 변리사의 좌충우돌 호주 변리사 도전기(6): 호주 특허출원에 대한 심사, 보정 및 등록결정에 관련된 제도; 2017.03.22 11:51 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="오대웅 변리사의 좌충우돌 호주 변리사 도전기(6)" width="150" align="absmiddle" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/14901509673940.jpg"></div><div align="center" style="margin: 8px; text-align: center;">[오대웅 변리사]</div></td></tr></tbody></table>호주 특허출원에 대한 심사청구는 해당 특허출원이 일반특허 출원 (Standard Patent Application)인지 혁신특허출원 (Innovation Patent Application)에 따라 차이가 있다. 일반특허출원에 대한 심사청구는 호주출원일로부터 5년 이내에 하여야 하고 방식심사만을 거쳐서 등록되는 혁신특허출원의 경우는 실체심사를 요청하는 심사청구기한에 제한이 없다. 심사청구시에 납부하여야 하는 심사청구료가 청구항의 숫자가 많아질수록 증가하는 한국 실무와는 달리 호주에서는 청구항의 숫자에 상관없이 일정한 심사청구료가 적용된다. 따라서 비용에 대한 부담없이 많은 숫자의 청구항에 대하여 특허가능한지 여부를 심사받아 보고 이 가운데 원하는 청구항으로 등록결정을 받을 수 있다. 다만 혁신특허출원의 경우는 실체심사의 요건 중 하나로 청구항의 숫자가 5개를 초과할 수 없다는 제한이 있다. 따라서, 혁신특허의 청구항 숫자가 5개가 넘는 경우 필요한 청구항으로 5개까지만 남기고 나머지는 삭제보정한 후 심사청구를 하는 것이 바람직하다. 호주에서는 특허출원에 대한 심사청구를 할 때 등록결정 보류신청 (Postponement of Acceptance)를 함께 하는 것이 일반적이다. 등록결정 보류신청을 하는 이유 가운데 하나는 별도의 거절이유 없이 바로 등록결정이 되는 것을 방지하기 위한 것이다.  등록결정 (Acceptance)이 되면 청구항의 범위를 확대하는 보정할 수 있는 기회를 잃게 된다. 또한 등록결정을 받을 때 청구항 숫자가 20개를 넘게 되면 1항 추가마다 백불이상의 초과청구항 수수료가 발생하는데 일단 등록결정이 되면 이 청구항 숫자를 감축하여 초과청구항 수수료를 줄이는 것이 허용되지 않는다. 심사청구후 첫번째 심사결과가 나오는 기간은 우선심사청구인지 일반심사청구인지에 따라 차이가 있다. 우선심사청구의 경우는 심사 청구후 보통 3 내지 4주 정도면 첫번째 심사 결과가 나온다. 우선심사를 신청했던 출원중에서 가장 빨리 심사결과를 받아 보았던 것은 심사청구 후 2주 내에 심사결과가 나온 것이었다. 일반심사청구의 경우 보통 6개월 내지 11개월 이면 첫번째 심사결과가 나오게 된다. 호주특허청의 특허출원에 대한 첫번째 심사보고서는 자체 검색을 하지 않고 국제조사보고서나 국제예비심사보고서를 원용하는 것이 대부분이다. 이는 호주 특허출원의 90% 이상이 외국에서 호주로 들어오는 특허출원으로 이 가운데 대부분이 PCT 에 의한 국제출원의 호주 국내단계 진입 출원임을 반영한다. 또한 심사인력의 효율적인 운영이라는 면에서 별도의 검색없이 첫번째 심사보고서를 발행하는 것으로 보인다. 첫번째 심사보고서 나오면 그 발행일로부터 12개월이내에 답변서를 제출하여 등록결정 (Acceptance)을 받아야 한다. 이 기한내에 제출되기만 한다면 답변서 제출 횟수에는 제한이 없다. 다만 유의할 점은 이 기한은 답변서 제출기한이 아니라 거절이유를 전부 해소하여 등록결정을 받아야 하는 기한으로 천재지변 또는 대리인의 실수 등의 특별한 사정을 제외하고는 기간연장이 허용되지 않는다. 따라서 심사관이 해당 답변서를 보고 심사를 진행하여 등록 결정을 할 수 있도록 이 기한의 최소 1개월 전에는 답변서를 제출하는 것이 바람직하다. 첫번째 심사보고서에 신규성 또는 진보성 같은 특별한 거절이유가 없는 경우 빠른시일내에 이에 대한 답변서를 제출하여 등록결정을 받는 것이 유리하다. 왜냐하면 등록결정을 받아야 하는 기한인 첫번째 심사보고서 발행후 12개월에 근접하여 답변서를 제출하는 경우 이 기간동안 다른 국가 특히 미국이나 유럽에서 동일한 출원에 대한 심사가 진행되어 신규 인용문헌이 나오는 경우 호주 심사관이 이를 원용하는 경우가 종종 있기 때문이다. 또한 이러한 인용문헌이 없더라도 호주 심사관이 자체적으로 특허검색을 하여 신규 인용문헌을 찾아내어 새로운 거절이유를 내는 경우도 있다. 등록결정을 받아야 하는 마감기일을 얼마 남기지 않고 답변서를 제출하는 경우 담당 심사관과 직접 통화를 하여 해당 답변서를 받았는지 여부 또는 답변서가 거절이유를 해소하기에 충분한지 여부에 대하여 확인하는 것이 일반적이다.  지금까지 통화하거나 직접 만나봤던 호주 심사관들은 참 친절하다는 인상을 받았다. 심사관과 공식적인 인터뷰 일정을 잡지 않았다 하더라도 심사관의 업무시간이라면 언제라도 통화가 가능하다. 또한 심사관이 실수한 것이 있는 경우 바로 사과하고 어떠한 문제가 있어서 등록결정을 받을 수 없는지에 대해서도 자세히 설명해 준다. 거절이유에 대한 답변서를 제출하면서 이와 함께 명세서를 보정하는 것이 일반적이나 해당 출원이 등록 결정을 받기 전에는 어느때나 보정을 할 수 있다. 다만 보정의 범위는 최초 명세서에 기재된 범위내에서 하여야 한다. 등록결정을 받은 후에도 명세서의 보정을 할 수는 있으나 보정의 범위에 대한 추가제한이 따른다. 이 추가제한은 보정후 청구항의 범위가 보정하기전 청구항의 범위를 실질적으로 초과할 수 없다는 것이다. 따라서, 명세서에 기재되어 있으나 청구항에 기재되지 않았던 사항을 새로운 청구항으로 잡는 것은 등록결정을 받은 후에는 허용되지 않는다. 다만 잘못된 기재의 정정이나 명백한 실수를 고치는 보정의 경우는 이러한 시기 제한 없이 허용된다. 호주에서 등록결정후 보정제도는 한국의 정정심판제도에 갈음한다고 볼 수 있다. 거절이유가 모두 해소되어 등록결정을 받는 것을 호주에서는 Acceptance 라고 한다. 미국에서는Allowance라는 용어를 비슷한 의미로 사용하고 한국에서는 출원서류를 접수했다는 의미로 Acceptance라는 용어를 사용해서 필자가 호주에서 변리업무를 처음 시작하였을 때 호주 특허청에서 사용하는 Acceptance 라는 용어가 정확히 무슨 의미인지 헷갈렸었다. 이의신청제도가 무효심판제도에 흡수되어 더 이상 존재하지 않는 한국실무와는 달리 호주는 등록결정후 이의신청제도를 취한다. 일반특허출원의 경우 등록결정이 있는날로부터 해당 등록결정이 특허청 공보에 공표된 후 3개월이 되는 날까지 누구든지 특허등록결정의 취소를 요구하는 이의신청을 할 수 있다.  혁신특허의 경우에는 실체심사를 거쳐서 인증을 받은 경우에 기한에 제한 없이 이의신청을 할 수 있다.