호주 특허출원에 관련된 제도

호주 특허출원에 관련된 제도: 오대웅 변리사의 '좌충우돌 호주 변리사 도전기’ (5); 2017.02.22 11:30 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="호주 특허출원에 관련된 제도" width="150" align="absmiddle" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/14877305420443.jpg"></div><div align="center" style="margin: 8px; text-align: center;">[오대웅 변리사]</div></td></tr></tbody></table>내국인에 의한 출원이 특허출원의 절대 다수를 차지하는 한국의 특허출원 경향과는 달리 호주의 특허출원은 90% 이상이 외국에서 호주로 들어오는 출원으로 호주 내국인에 의한 출원은 10%를 넘지 않는다는 특징이 있다. 이러한 호주 특허출원 현황은 호주의 산업이 농업, 축산업 및 광산업 등의 1차 산업과 금융, 관광 및 교육 등 3차 산업 위주로 되어 있고 공산품의 대부분을 외국에서 수입하는 호주의 현실을 반영하고 있다. 호주 특허청에서 발표된 통계자료를 살펴보면 2015년 호주에 출원된 전체 특허출원은 28,605 건으로 이 가운데 미국에서 들어온 출원이 13,781 건, 일본에서 들어온 출원이 1,733 건, 독일에서 들어온 출원이 1,339 건 그리고 영국에서 들어온 출원이 1,155 건을 차지하였다. 호주 내국인에 의한 출원은 2,291건으로 전체 호주 특허출원의 약 8%를 차지하였다. 미국, 일본 및 유럽계 국가들로 부터의 호주 특허출원이 압도적으로 많은데 그 이유는 호주 인구가 2천 5백만명 정도로 많지는 않으나 일인당 국민소득 및 소비여력이 높고 신제품을 받아들이는 속도가 빨라서 해당 국가의 기업들이 호주를 중요한 소비시장으로서 여기기 때문인 것으로 판단된다. 외국에서 호주로 들어오는 특허출원의 대부분은 PCT에 의한 호주 국내 단계진입 출원이다. 호주의 경우도 한국과 마찬가지로 우선일로부터 31개월 이내에 국내단계 진입 출원을 하면 된다. 파리조약에 의한 우선권 주장을 하면서 들어오는 경우에는 최초 출원일로부터 12개월 이내에 호주에 출원하면 된다. 이러한 기한은 특별한 사정이 없는 한 연장이 불가능하다. 2015년도 한국에 도입된 번역문 제출기간연장제도와 같은 제도는 호주에 없다. 외국에서 호주로 들어오는 특허출원을 할 때 필요한 서류는 영문으로 된 출원인 및 발명자 인적사항, 우선권 관련 정보 및 명세서 영문번역문 이다. PCT에 의한 호주 국내 단계진입 출원의 경우에는 이에 추가하여 번역가의 서명이 들어간 번역확인서가 필요하다. 다른 나라의 경우와는 달리 위임장 (power of attorney)이나 우선권 증빙서류는 필요하지 않다. 호주에서 특허출원은 일반특허출원과 혁신특허(Innovation Patent)출원의 두가지로 크게 나눌 수 있다. 일반특허출원은 실체심사를 거쳐서 등록을 받으나 혁신특허출원은 방식심사만을 거쳐서 빨리 등록된다는 차이점이 있다.  호주의 혁신특허제도는 한국의 예전 실용신안무심사선등록제도와 운영면에서는 유사하나 혁신특허대상이 일반특허의 대상과 거의 동일하여 물질 또는 방법, 프로세스까지 혁신특허의 대상이 된다는 점이 특이하다. 혁신특허의 대상에서 제외되는 발명은 식물, 동물 또는 식물 및 동물을 생산하는 방법에 한정된다.  미생물을 이용한 방법 또는 이에 의한 생성물은 혁신특허의 대상이 된다. 혁신특허의 경우 출원 후 방식심사만을 거쳐 3-4주 이내에 혁신특허등록증이 나온다.  혁신특허는 특허보호기간이 8년으로 짧은 단점이 있으나 등록이 빨리되고,  진보성의 판단기준이 일반특허에 비하여 현저히 낮아서 실체심사를 통과하는 것이 훨씬 용이하고 일단 실체심사를 거쳐서 인증이 되면 무효화 시키기가 어렵다는 장점이 있다. 실체심사를 거쳐서 인증된 혁신특허는 효력면에서 일반특허와 동일하다. 혁신특허제도는 교체주기가 빠른 제품과 관련한 기술을 보호하는데 특히 유용하다.  혁신특허제도가 전략적으로 이용되고 있는 사례 가운데 하나를 살펴보면 다음과 같다. 청구항의 범위를 넓게 잡은 일반특허출원을 출원해 놓은 상태에서 경쟁사의 카피제품이 나오는 경우 해당 카피제품을 권리범위에 포함하는 청구항으로 혁신특허출원을 분할출원으로 출원하여 먼저 등록받고 실체심사를 거쳐서 신속히 권리행사를 하는 방법이다. 특허침해소송에 들어가는 경우 상대방측에서 특허의 무효를 주장하는 경우가 종종 있는데 혁신특허의 경우 진보성의 판단기준이 현저히 낮으므로 특허가 무효되기 어려워서 특허권자에게 유리하다.  이러한 혁신특허활용전략은 주로 제품 교체주기가 빠른 전자제품을 생산판매하는 모 다국적기업에 의하여 활용되어 왔으나 최근에는 의약품을 생산하는 제약회사에서도 이러한 전략을 활용하려고 하는 추세이다. 호주 혁신특허에 대하여 또 하나 주목하여야 할 점은 중국기업들에 의한 혁신특허출원이 최근 급격히 증가하였다는 점이다. 중국의 실용신안무심사 선등록 제도를 활용하여 이익을 취한 중국기업들이 호주혁신특허제도도 적극적으로 이용하고 있으며 중국이 호주의 최대 수입국이라는 현실을 반영하고 있는 것으로 판단된다.우리 기업도 권리확보가 용이한 혁신특허제도를 적극적으로 활용하여 호주에서 경쟁업체를 견제하는 것이 바람직할 것이다. 일반특허출원에 대한 심사청구는 호주 출원일 (PCT에 의한 호주 국내 단계진입 출원의 경우에는 국제출원일)로부터 5년 이내에 또는 특허청으로부터 일정기간내에 심사청구를 하라는 안내(direction)가 나오는 경우에는 이 기간내에 하여야 한다. 심사가 이미 진행된 출원을 기초로 하여 분할 출원을 한 경우에는 출원 후 이 분할출원에 대하여 심사청구를 하라는 특허청의 안내가 나온다.  혁신특허출원의 경우는 무심사선등록제도를 취하므로 방식심사만을 거쳐 3-4주 내에 등록된다. 따라서 실체심사를 요청하는 심사청구기간의 제한은 없다. 다만, 혁신특허출원의 경우 일반특허출원과는 달리 제삼자도 심사청구를 할 수 있다. 빠른 심사결과가 필요한 경우에는 일반 우선심사청구를 하거나 특허심사 하이웨이 (Patent Prosecution Highway (PPH) 또는 PCT-PPH)를 이용한 우선심사청구를 할 수 있다. 일반 우선심사청구의 경우 상업적으로 중요하다거나 소송과 관련되어있다는 등의 우선심사청구 사유를 적시하여야 한다.호주의 일반 우선심사청구는 한국의 우선심사청구와는 달리 우선심사가 필요한 이유에 대한 증빙자료의 제출이나 우선심사에 따른 추가 비용의 납부를 요하지 않는다. 특허심사하이웨이를 이용하는 경우에는 청구항을 해당국에서 등록결정을 받은 청구항에 맞추어 보정하여야 한다는 등의 요건을 만족하여야 한다.비용 및 업무 처리의 신속성을 고려하면 특허심사하이웨이에 의한 우선심사청구보다 일반 우선심사청구를 하는 것이 출원인에게 유리하다고 판단된다. * 다음편에는 호주의 특허출원심사, 보정 및 등록결정에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

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