35 U.S.C. § 102(b)의 ‘공개된(disclosed)’과 ‘대중에게 공개된(publicly disclosed)’은 다른 의미이다

35 U.S.C. § 102(b)의 ‘공개된(disclosed)’과 ‘대중에게 공개된(publicly disclosed)’은 다른 의미이다: (미국 연방특허법원) 특허권 침해 사건 (2024.07.31. 선고)1); 2024.10.23 09:22 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

Sanho社의 CEO와 429 특허의 발명자 사이의 거래는 두 개인 간에 이루어진 사적인 거래로 § 102(b)에서 의미하는 발명이 대중에게 공개되어야 한다는 요건을 충족한 것으로 볼 수 없다고 판단하고 원심 확정. 이정아 전문위원(한국지식재산보호원) 1. 사건의 경과 Sanho Corporation(이하 “Sanho”)는 캘리포니아주 프래몬트(Fremont)에 본사를 둔 컴퓨터 전자 회사로 다양한 종류의 USB-C hub를 생산하는 유명 업체이다. KaiJet Technology International Limited Inc.(이하 “KaiJet”)는 델라웨어에 헤드쿼터를 두고 주요 사업은 조지아 케네소(Kennesaw)에서 하고 있는 컴퓨터 주변기기 생산 업체로 J5create로도 알려져 있다.  KaiJet는 2021년 4월 30일 특허심판원에 Sanho의 미국 특허 10,572,429(이하 “429 특허”)에 대한 무효심판을 제기하였다.2) 429 특허는 노트북 컴퓨터와 같이 마지막 사용자를 위하여 포트에 사용하는 연장 조작 기기와 관련한 내용이다. 이 내용은 포트와 연결 그리고 데이터 전송 컨트롤 모듈 등에 대하여 다루고 있는데 이는 노트북과 주변기기 간 연결을 원활하게 하는 역할을 한다. KaiJet는 429 특허의 청구항 1-6, 13-17에 대하여 진보성 결여를 근거로 무효심판을 제기하였다. KaiJet은 429 특허의 청구항이 선행기술 Kuo,3) Kwon 등에서 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 자명한 기술이므로 특허 등록을 무효화하여야 한다고 주장하였다.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7188"></div><div align="" style="line-height: 1.8;"> <table _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="center" style="border:1px solid #d2d2d2;margin-top:15px;margin-bottom:15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="35 U.S.C. § 102(b)의 ‘공개된(disclosed)’과 ‘대중에게 공개된(publicly disclosed)’은 다른 의미이다" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/17296420313512.jpg" width="700" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table> 2. 연방특허법원의 판결 연방특허법원은 항소심에서의 유일한 쟁점은 § 102(b)(2)(B)가 적용될 수 있는가 여부라고 보았다.4) 이에 대한 검증으로 ‘비밀유지의무가 없는 발명의 주제에 대한 개별 판매가 결과적으로 § 102(b)(2)(B)에 따른 ’대중에게 공개된‘것으로 볼 수 있는가를 판단하여야 한다고 설시하였다.5)   <o:p></o:p> (1) ‘공개된(disclosed)’의 의미 연방특허법원은 § 102(b)(2)(B)에서 말하는 어떤 대상을 판매한다는 의미가 § 102(a)(2)(B)에서 의미하는 발명이 ‘대중에게 공개된’ 것인가를 판단하기 위해서 이 문제를 다음의 세 가지로 나누어 살펴보았다.   <o:p></o:p> (a) 조문 해석 연방특허법원은 의회가 법조문을 만들 때 모든 조항이 효력을 갖도록 하여 특별한 주의를 기울이기 때문에 의회가 신규성 예외 조항에 ‘공개된’ 앞에 ‘대중에게’라는 단서 조항을 넣은 것은 공개의 범위를 한정하려는 의도가 담긴 것으로 보는 것이 타당하다고 설시하였다.6) 법원은 만약 Sanho가 주장하는 것처럼 모든 공개가 대중에게 공개된 것과 같은 의미라면 § 102(b)(2)(B)의 ‘대중에게’라는 문구와 제삼자에 의한 공개와 관련한 조항도 불필요한 내용이 될 것이라고 지적하였다.   <o:p></o:p> (b) 제정목적 연방특허법원은 Sanho의 주장은 신규성 예외 조항 제정 목적과도 어긋난다고 설시하였다. § 102(b)의 제정목적은 특허출원일 전에 자신의 발명을 대중에게 공개한 발명자를 보호하기 위한 것인데 이는 발명자에게 한정적으로 예외적인 권리를 줌으로서 공공의 영역(public domain)에 새로운 기술과 디자인을 끌어들이려는 특허법의 궁극적인 목적과도 닿아있는 것이라는 것이다.  연방특허법원은 Sanho의 해석은 ‘대중에게 공개된’이라는 문장을 조항의 제정목적으로부터 따로 추출하여 해석한 것으로 이는 조문 전체의 내용을 봐야 한다는 조문 해석의 기본 원칙을 어기고 있는 것이라고 설시하였다.7)   <o:p></o:p> (c) 입법과정(Legislative History) 연방특허법원은 § 102(b)(2)(B)의 입법과정을 살펴보면 ‘대중에게 공개된’이라는 의미를 대중이 발명을 알 수 있는 상황이 되었다는 것을 의미한다고 보았다. 법원은 이에 대한 근거로 미국 상원의 해당 조항 입법 논의과정 기록을 살펴보았다. 논의 과정에서 미 의회는 발명이 대중에게 공개되었는가 여부 판단은 특정 문서에 대중이 접근할 수 있는가에 대한 검증과 동일한 것이어야 한다고 설명하고 있으며,8) 여기에는 ‘비밀유지의무 없이 한정된 업체에 배포된 발명은 대중에게 공개된 것이 아니다’라는 내용이 포함되어있다고 설시하였다.9)  (2) 공공이용(Public Use)의 의미 Sanho는 판례에 따라 ‘대중에게 공개된’을 ‘공공이용(public use)’이 포함된 의미로 해석해야 한다고 주장하였다.10)  연방특허법원은 Sanho가 ‘대중에게 공개된’이라는 의미와 ‘공공이용’은 다른 의미이며, § 102(a), § 102(b)가 근본적으로 다른 목적에서 제정되었다는 것을 간과하였다고 지적하였다.11) 연방특허법원은 연방대법원이 § 102(b)(2)(B)에 따라 대중에게 공개하는 행위가 공공이용과 연관된 대중적 공개를 통해 달성될 수 있기는 하지만 공공이용이 대중적인 공개의 요건은 아니며 대중에게 발명의 모든 부분을 공개하지 않은 상업적인 공공이용도 선행기술의 예외 적용을 받을 수 있다는 입장을 견지하여 왔다고 강조하였다. 이렇게 상업적인 공공이용과 대중이 발명을 사용할 수 있는 공개의 차이점이 있기 때문에 연방특허법원은 Sanho가 간과하고 있는 부분을 가볍게 여길 수 없다고 밝혔다.   <o:p></o:p> (3) ‘2016년 거래’의 의미 연방특허법원은 2016년 12월에 성사된 Sanho와 429 특허의 발명자 Liao 사이의 거래 당시 Kuo의 주제와 연관된 429 특허 발명이 ‘대중에게 공개된’ 것이 아니라고 보았다. 연방특허법원은 Kuo의 유효한 특허 출원일 전에 429 특허의 발명자가 Sanho CEO에게 Wechat을 통해 메시지와 HyperDrive 최종본을 보냈으며, Sanho가 HyperDrive 제품을 주문하였고, 두 사람 사이에 비밀유지의무는 없었다는 사실만으로 429 특허 발명의 주제가 대중에게 공개되었다고 단정하기 어렵다고 판단하였다. 429 특허의 발명자와 Sanho CEO의 증언은 단지 두 사람 사이에 사적인 메시지 교환을 통해 성사된 사적인 거래가 있었다는 것을 증명하는 것이라고 해석한 것이다. 따라서 2016년 두 사람 사이에 이루어진 거래는 § 102(b)(2)(B)의 Kuo에 선행기술 예외를 적용할 정도로 Kuo의 주제와 연관된 429 특허 발명의 주제를 충분히 ‘대중에게 공개’하지 않았기 때문에 특허심판원의 판단에는 오류가 없다고 판시하였다.   <o:p></o:p> (4) 소결 연방특허법원은 Sanho가 § 102(b)(2)(B)를 적용하기 위한 발명의 주제가 대중에게 공개되었다는 사실을 입증하는데 실패하였으며 따라서 원심을 확정한다고 판시하였다. 연방특허법원은 이 사건에서 법원이 Sanho가 대중에게 공개되었다는 사실을 입증하기 위해 어떠한 사실을 증명하여야 한다거나 법원이 어떤 기준을 적용하여야 하는지에 대하여 설명할 필요는 없다고 밝혔다.12)   <o:p></o:p>3. 시사점 이 사건은 연방특허법원이 처음으로 § 102(b)의 ‘공개된’과 ‘대중에게 공개된’의 의미와 차이에 대하여 다루었다는 점에서 주요한 사례이다. 그러나 용어에 대하여 명확한 정의를 내리지 않았고 판단 기준에 대하여서도 설명하고 이후 판결에서 풀어야 할 과제로 남겨 두었다.  AIA는 ‘공개(disclosure)’의 개념에 대한 정의를 내리지 않고 § 102(b)에서 ‘공개’, ‘공개된’, ‘대중에게 공개된’이라는 문구를 사용하고 있다. 이에 대한 명확한 정의나 차이점에 대하여 정의하고 있지 않기 때문에 현재까지 § 102(b)의 신규성 예외조항에서 ‘공개된’’의 의미에 대하여 논의된 판례가 거의 없었다.  여기에 대하여 미국 특허상표청은 MPEP § 2152.04에서 다음과 같은 지침을 제시하고 있다.13) 특허상표청은 AIA는 “공개”라는 용어를 따로 정의하지 않았으며, 동법 § 102(a)에서도 ‘공개’라는 용어를 사용하지 않았다. 그러나 예외가 아니었다면 동법 § 102(a)(1)나 § 102(a)(2)에 포함되었을 § 102(b)(1)과 § 102(b)(2)에 명시된 각 상황에서 공개된 기술이 선행기술이 아니라고 명시하고 있다. 따라서 AIA는 ‘공개’를 § 102(a)의 출판물, 특허 등록된 발명, 공공이용 중인, 판매 중인 등의 문서와 활동의 의미를 폭넓게 아우르는 일반용어로 사용한 것이라고 보았다. 그러나 ‘공개된’과 ‘대중에게 공개된’을 구분하고 있지는 않고 ‘공개된’을 ‘대중에게 공개된’을 포함한 폭넓은 의미로 해석하고 있는 것으로 보인다.   연방특허법원은 ‘대중에게 공개된 거래‘의 대비된 의미로 ‘사적인 거래(private sale)’라는 용어를 사용하였다. 향후 이 법리를 적용하기 위해서는 대중에게 공개된 거래와 사적인 거래의 구분을 위해 다음의 기준을 제시하여야 할 것이다.  먼저 거래의 목적에 대한 기준이다. 거래의 목적이 개인 소장인 경우와 제품 출시를 위한 경우를 모두 사적인 거래로 볼 수 있는 것인가에 대한 논의가 필요하다. 개인적인 즐거움을 위하여 소장하는 경우에는 발명의 내용이 대중에게 공개될 가능성이 낮지만 제품 제작을 위한 경우에는 적어도 거래 시점에서는 대중에게 공개하는 것을 전제로 하고 있기 때문에 두 경우를 같다고 볼 수 있는지에 대하여 생각해 보아야 할 것이다.  거래의 주체에 대한 것도 고려하여야 한다. 이 사건에서 Liao와 Sanho Ceo 사이의 거래는 각각의 법인을 대표한 행위였다. 법인의 대표자들 사이의 거래를 중고마켓에서의 사인들 간의 거래와 같은 것으로 치부하기 어려울 수 있다. 거래의 주체가 거래의 목적과 결합하면 ‘대중에게 공개될’ 것이라는 가능성이 더욱 커질 것이다.  거래의 형식에 대한 판단에서 개인적 메시지 교환이 사적인 거래라면 대중에게 공개된 거래의 형식은 어떤 것인지에 대한 기준이 필요하다. 여기에는 현대사회의 거래 형태가 소셜미디어를 활용한 방식이나 정형화된 틀을 벗어난 형식으로 변화하고 있다는 사실도 고려할 필요가 있다.   거래 시점에 대한 기준 역시 필요하다. 대중에게 공개된 거래를 물품이 교통수단을 이용하여 주문자에게 발송하는 시점으로 볼 것인지, 물품이 도착하는 시점으로 볼 것인지 아니면 계약이 성사된 시점으로 볼 것인가에 대한 것도 명확히 하여야 할 것이다.  거래의 성격을 결정할 수 있는 고려 요소를 정하고 각 요소에 대한 가중치가 있다면 중요도를 따져 이를 정하는 등 명확한 기준을 제시한다면 향후 초래할 혼란을 방지할 수 있을 것이다.  다만, 연방특허법원의 ‘공개된’과 ‘대중에게 공개된’에 대한 해석이 판례로 정착될 것인지는 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같다. 앞서 밝힌 것처럼 이 사건은 특허무효심판 외에도 저작권, 부정경쟁방지법 등 다수의 분쟁이 제기되어 있으며 2024년 9월 27일 조지아 연방지방법원의 판결에 불복하여 법원에 이의를 제기하는 등 Hyperdrive 관련 분쟁을 계속하고 있기 때문이다.14)<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="39616"></div> </div>각주>----------------------------- 1) Sanho Corp. v. KaiJet Technoloogy International Limitid, Inc., 108 F.4th 1376 (2024).<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="8397"></div>2) KaiJet Technology International Limited, Inc. v. Sanho Corporation, IPR2021-00886. p. 2.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7897"></div>3) Sanho Corp. v. KaiJet Technoloogy International Limitid, Inc., p. 2.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7877"></div>4) Id. at 2.5) Id. at 5.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7818"></div>6) Id. at 8~9.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7820"></div>7) Id.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7812"></div>8) 157 CONG. REC. at S1370 (statement of Sen. Jon Kyl).9) 157 CONG. REC. at S1369 (statement of Sen. Jon Kyl).<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7391"></div>10) Sanho Corp. v. KaiJet Technology International Limited, Inc., Appellant Op. Brief. 21.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="9291"></div>11) Sanho Corp. v. KaiJet Technoloogy International Limitid, Inc., pp. 11~12.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7882"></div>12) Id. at 15.<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7820"></div>13) The AIA does not define the term "disclosure," and AIA 35 U.S.C. 102(a) does not use the term "disclosure." AIA 35 U.S.C. 102(b)(1) and (b)(2), however, each state conditions under which a "disclosure" that otherwise falls within AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) or 102(a)(2) is not prior art under AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) or 102(a)(2). Thus, the Office is treating the term "disclosure" as a generic expression intended to encompass the documents and activities enumerated in AIA 35 U.S.C. 102(a)<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="8692"></div>14) Sanho Corp. v. Kaiget Technology International Limited, Inc., Civil Action No. 1:18-cv-05385-SDG.

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