온라인 상 상표권 침해에서 기여책임을 다룬 제9연방항소법원

온라인 상 상표권 침해에서 기여책임을 다룬 제9연방항소법원: - Y.Y.G.M. SA V. REDBUBBLE, INC., No. 21-56236 -; 2024.06.21 11:40 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<div align="" style=""><table _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="left" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="온라인 상 상표권 침해에서 기여책임을 다룬 제9연방항소법원" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/17189456234027.jpg" width="280" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table>“웹사이트 운영자는 자신의 웹사이트에서 상표권 침해가 일어나고 있다는 일반적인 인지만으로는 기여 침해에 대한 책임을 지지 않는다.” 1. 사실관계 및 사건의 경과   YYGM SA, DBA Brandy Melville (이하 “Melville” 혹은 “항소인”)는 여성 청소년을 주요 고객으로 하는 의류 및 패션 액세서리 업체로 이탈리아에서 처음 설립되었으며 미국 캘리포니아를 중심으로 선풍적 인기를 끈 바있다. Redbubble (이하 “Redbubble” 혹은 “피항소인”)은 미국 및 호주에 근거지를 둔 온라인 웹사이트로 아티스트가 예술작품을 업로드하면 이를 티셔츠나 스티커 등과 같은 실제 제품에 프린트하여 소비자가 구매를 할 수 있도록 해주는 마켓플레이스이다. 피항소인은 대금 수거, 주문 전송, 배송 관리, 환불 처리를 담당하고 있으며 외부 제작업자가 Redbubble의 이름으로 포장을 한 후에 제품을 바로 소비자에게 보내는 관계로 별도의 제품 검수는 이루어지지 않는다. 또한 이 과정에서 아티스트와 소비자 사이에도 직접적인 접촉은 발생하지 않는다.  2018년 항소인은 자신의 상표가 부착된 제품이 Redbubble 웹사이트에 올라간 것을 발견하고 이를 내려줄 것을 피항소인에게 요청하였다. 통지를 받은 피항소인은 해당 리스트에 포함된 제품을 내린 후 추가 요청이 있는지 문의하였고 이에 항소인은 추가 항목을 보낸 바 있다.  그로부터 1년이 지난 후, Melville은 Redbubble을 상대로 상표권 침해를 주장하며 캘리포니아 중부지방법원에 소를 제기하였다.  재판부는 과실 (contributory negligence) 및 위조 (counterfeiting)를 제외한 나머지 사항에 대해서 Redbubble의 주장을 들어주는 약식 판결 (summary judgment)을 내렸다. 이어 배심원 평결에서는 (1) Brandy Melville의 표장 가운데 일명 ‘하트’ 표장 및 ‘번개’ 표장에 대한 의도적 기여 위조 (wilful contributory counterfeiting), (2) 상기 두 표장에 대한 기여 침해 (contributory infringement), (3) Brandy Melville의 기타 미등록 표장에 대한 기여 침해 (contributory infringement)가 발생하였다고 판단되었다. <o:p></o:p>그리고 Redbubble이 신청한 평결불복법률심리 (JMOL)에 대해서는 하트 표장에 대한 기여 위조 부분만 받아들였으며 Melville이 요청한 영구 침해금지명령(permanent injunction), 변호사 비용 (attorney fees), 판결 전 이자 (prejudgment interest)는 받아들이지 않았다. <o:p></o:p>이에 양 측은 각각 항소하였다. <o:p></o:p>2. 법원의 판결 가. 기여 침해  항소법원은 Redbubble에 의한 기여 침해가 발생하였다고 판단한 원심 결정에 대해 동의하지 않았다.  재판부는 타인이 상표권 침해에 연루되어 있다는 사실을 인지하고 있거나 응당 이를 알아야 하는(“knows or has reason to know”) 상황에서도 자사의 제품을 계속 공급하는 경우, 기여 침해에 대한 책임이 발생한다고 밝혔다. 해당 기준은 침해에 대한 고의적 묵인(wilful blind)을 전제 조건으로 하는데 고의적 묵인의 요소로는 침해가 발생할 것 같다는 주관적 믿음 (“subjective belief that infringement was likely occuring”)과 침해에 대한 의도적 인지 회피 행위(“deliberate actions to avoid learning about the infringement”)가 있다. <o:p></o:p>법원은 Redbubble이 단순히 자신이 보유한 플랫폼에서 상표권 침해가 발생했다는 사실을 인지한 점만으로 고의적 묵인이 발생했다고 보기 힘들다고 밝혔다. 또한 Melville의 항의 서한이 피항소인에게 전달된 이후에 항소인의 상표가 부착된 제품 리스팅이 플랫폼에서 삭제되었고 상습 침해권자에 대한 적절한 조치가 취해진 사실 또한 피항소인에게 유리하게 작용한다고 보았다. 나. 의도적 기여 위조  항소법원은 의도적 기여 위조에 대해서도 1심에서 잘못된 기준이 적용되었다고 보았다. <o:p></o:p>다른 상표권 침해 분쟁과 마찬가지로 의도적 기여 위조 또한 소비자의 혼동을 유발하는 것이 주 목적이므로 일반적인 상표권 침해와 동일하게 다루어진다. 이에 따라 소비자 혼동의 근거는 원고에 의해 증명되어야 하는데 혼동가능성 여부를 판단하기 위해서는 쟁점상표가 부착된 제품을 전체적인 맥락에서 검토해야한다. 만약 제품의 판매 시장, 산업, 혹은 디자인이 기존 상표가 부착된 제품과 확연하게 다를 경우에는 양 측이 동일한 상표를 사용했더라도 소비자 혼동이 발생되지 않았다고 판단될 수 있다. 혹은 이와 반대로 특정 상표가 지닌 인지도가 큰 경우에는 그 상표가 사용된 제품이 전혀 별개의 것이더라도 소비자 혼동이 발생한 것으로 볼 수 있다. <o:p></o:p>원심에서는 Melville이 자신들의 표장이 사용된 스티커, 벽걸이 제품과 해당 표장이 실제 부착된 것을 목격했다는 관련자들의 증언이 제출되었음에도 불구하고 해당 내용이 무시되고 Melville의 표장이 실제로 부착된 양 측의 의류 제품을 나란히 두고 비교되었다. 하지만 항소법원은 Melville의 하트 표장이 지닌 인지도가 뚜렷하기 때문에 해당 표장 자체만을 두고 소비자 혼동 발생 및 피항소인의 의도적 기여 위조 여부를 판단해야 한다고 지적하며 원심에서의 분석법은 혼동가능성 여부를 판단하는데 있어 올바른 방식이 아니라고 밝혔다.  다. 영구 침해금지 명령<o:p></o:p> 항소법원은 Redbubble이 Melville의 등록상표 및 해당 상표를 변형하여 참조, 언급 및 사용하는 행위에 대해 영구 침해금지 명령을 내리는 것을 거절한 원심법원의 판단에도 오류가 있었다고 보았다. <o:p></o:p>일반적으로 영구 침해금지 명령을 요청하는 측에서는 1) 자신이 회복 불가능한 피해(irreparable harm)를 입었으며, 2) 손해배상만으로 피해 회복이 충분치 않으며, 3) 양 측의 손해 비교형량을 고려하면 금전 외 배상이 타당하며, 4) 해당 금지 명령으로 인해 공공의 이익이 해가 되지 않는다는 점을 모두 증명하여야 한다. 이에 더해 연방상표법(Lanham Act)에 따르면 이미 입증된 상표권 침해건에 대해 영구 침해금지 명령이 요청되는 경우에는 상표권자의 회복 불가능한 피해를 전제하는 일응추정(rebuttable presumption)이 적용된다. <o:p></o:p>원심법원은 Melville 측 고용인의 증언으로부터는 회복 불가능한 피해가 성립되었다는 점을 증명할 수 없으며 Redbubble에게 상표 침해 경고문을 보낸 시기와 소를 제기한 시기 사이에 1년이란 시간이 흐른 사실을 고려할 때 상기의 일응추정이 반박된다고 보고 Melville이 요청한 영구 침해금지 명령을 거부하였다. <o:p></o:p>하지만 항소법원은 상표권 침해 인지 시점과 소 제기 시점 사이의 간격은 회복 불가능한 피해를 판단하는 요소 가운데 하나에 불과하며 그 중요도 또한 전체적 맥락에 따라 달라진다고 밝혔다. 그리고 배심원단이 Melville의 손을 들어줬음에도 불구하고 Redbubble에 대해 영구 침해명령을 내리는 것을 거절하고 해당 과정에서 추후에도 Melville의 상표권에 피해가 가지 않을 것이라고 판단해 연방상표법의 일응추정을 부정한 것에는 문제가 있다고 보았다. <o:p></o:p>3. 시사점 <o:p></o:p>본 판결은 온라인 상 상표권 침해에서 웹사이트 운영자의 기여 침해 인정 범위가 좁다는 점을 재확인했다. <o:p></o:p>항소법원은 타인이 상표권 침해에 연루되어 있다는 사실을 인지하고 있거나 응당 이를 알아야 하는(“knows or has reason to know”) 상황에서도 자사의 제품을 계속 공급하는 경우, 기여 침해에 대한 책임이 발생한다고 밝혔다. 해당 기준은 침해에 대해 고의적 묵인(wilful blind)을 전제 조건으로 하는데 고의적 묵인의 요소로는 침해가 발생할 것 같다는 주관적 믿음 (“subjective belief that infringement was likely occuring”)과 침해에 대한 의도적 인지 회피 행위(“deliberate actions to avoid learning about the infringement”)가 있다. 즉, 단순히 피고의 웹사이트에서 상표권 침해가 일어나고 있다는 일반적 인지만으로는 피고가 기여 침해에 대한 책임을 지지 않는다. <o:p></o:p>The Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., No. 19-3388 (6th Cir. Feb. 25, 2021) 판결에서는 Redbubble이 OSU의 상표권을 침해했다고 본 원심법원의 약식판결이 파기환송되었는데 원심에서는 Redbubble이 물건 생산에 직접적으로 참여한 정황이 없으므로 일반적인 상거래 사이트 업체와 동일하게 취급되어 상표침해에 대해 책임을 지지 않는다고 판단되었다. 하지만 제6연방항소법원은 Redbubble를 통해서 상표권 침해물품이 생산되었으며 제품 포장에도 사이트명이 그대로 표기된 점을 고려했을 때, 본안심리 없이 단순 약식판결로 Redbubble의 책임을 면제시킨 것은 성급한 판단이었다고 보고 파기환송을명하였다. <o:p></o:p> Redbubble이 관련된 2021년 및 금번 사건 모두 원심법원이 내린 약식판결에 대해 항소법원이 파기환송을 명하였는데 이는 단순히 완성된 제품이 거래되는 웹사이트와는 다르게 소비자가 개별적으로 주문제작한 경우에는 해당 플랫폼의 상표권 침해 연관 여부에 대해 구체적으로 살펴본 후에 판단해야 한다는 법원의 조심스러운 관점을 잘 보여주고 있다. 현재까지도 온라인 상에서의 상표권 침해에 대해서는 명확한 결론을 예측하기가 힘들다는 점을 명심하여 관련 기업 및 개인들 또한 지속적 주의를 기울어야 할 것으로 사료된다.</div>

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