혼동 가능성 사실 판단 기준의 일관성을 강조한 美연방순회항소법원

혼동 가능성 사실 판단 기준의 일관성을 강조한 美연방순회항소법원: (미국 항소법원) 상표권 침해 사건 (2025.09.25. 선고); 2026.01.21 14:30 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

혼동 가능성 사실 판단 기준의 일관성을 강조한 美연방순회항소법원 (미국 항소법원) 상표권 침해 사건 (2025.09.25. 선고)1)  황규철 전문위원/미국변호사 (한국지식재산보호원)  상표 혼동 가능성의 판단을 위하여 Dupont 요소들을 적용할 때, 법원은 하나의 요소에 대한 사실 판단이 다른 관련 요소들에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 검토할 때 논리적 일관성을 유지할 것을 하급 법원과 당사자에게 당부함 1. 사건의 경과  CC Serve Corp.(이하 “CC Serve”)는 신용 카드 서비스와 관련하여 사용되는 등록 상표 “ASPIRE”의 소유자이다. “ASPIRE” 상표는 1998년에 등록되었고, 우선권 발생일은 1996년 10월 17일이다. CC Serve는 “ASPIRE” 상표와 관련하여 신용 카드 서비스를 제공하고 있으며, 은행과의 제휴를 통해 “ASPIRE” 브랜드가 부착된 신용 카드 및 관련 계좌를 고객에게 발급한다. 한편, 해당 계좌는 CC Serve와 그 계열사에 의해 관리된다. Apex Bank(이하 "Apex")는 테네시주에서 설립된 소액 거래 은행으로, 총 18개의 지점에서 개인 당좌예금, 개인 저축예금, 기업 당좌예금, 주택담보대출 및 소비자와 기업 대출 서비스를 제공하고 있다. Apex는 현재 신용 카드 서비스를 제공하지 않지만, 별도의 브랜드 하에 아래 그림의 “ASPIRE BANK”라는 문자 및 도안 상표를 사용하여 인터넷은행 서비스를 제공할 계획 중이다.<div align="" style="line-height: 1.8;"><table _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="center" style="border:1px solid #d2d2d2;margin-top:15px;margin-bottom:15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="혼동 가능성 사실 판단 기준의 일관성을 강조한 美연방순회항소법원" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/17689730740308.jpg" width="680" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table>2019년 8월, Apex는 “은행 및 금융 서비스”를 지정 상품으로 하여 “ASPIRE BANK”의 문자 및 도안 상표에 대한 사용 의도(intent-to-use) 기반 출원서를 미국 특허청에 제출했다. 출원 절차 중, CC Serve는 Apex의 출원 상표가 자사의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하며 항의서(letter of protest)를 제출했다. 그런데도, 담당 심사관은 Apex의 “ASPIRE BANK” 문자 및 도안 상표에 대해 공고 결정을 내렸으며, 해당 상표는 2019년 12월 17일에 공고되었다. </div>2020년 2월, CC Serve는 Apex의 상표에 대해 이의신청(opposition)을 제기하며, 자사의 일반 문자 상표인 ASPIRE와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)을 주장했다. 미국 상표심판원은 연방 상표법(Lanham Act) § 1052(d)에 따라 해당 신청을 인용했으며, 소비자 혼동의 가능성이 존재함을 인정했다. 이에 Apex는 항소했다. 2. 법원의 판결  Apex는 항소심에서, 상표심판원이 혼동 가능성에 대한 분석에서 오류를 범했다고 주장했다. 구체적으로, DuPont 테스트2)의 첫 번째, 두 번째, 여섯 번째 요소에 대한 분석이 잘못되었다고 주장했다. 심판원은 여섯 번째 요소가 Apex에 유리하게 작용하지 않으며, 첫 번째와 두 번째 요소는 CC Serve에 유리하게 작용한다고 판단했다. 법원은 각 요소에 대해 아래와 같이 순차적으로 검토했다.   가. DuPont 테스트 두 번째 요소  DuPont 테스트의 두 번째 요소는 “당사자 상품 및/또는 서비스의 유사성”을 평가한다. 이때, 서비스는 동일할 필요가 없으며, 각각의 상품이 어떠한 방식으로든 관련되어 있거나, 그들의 마케팅을 둘러싼 환경으로 인해 그 상품들이 동일 출처로부터 제공된다는 오인을 초래할 수 있으면 충분하다.3) 심판원은 신용 카드 서비스(CC Serve의 서비스)와 은행 및 금융 서비스(Apex의 서비스) 간의 유사성을 평가했다. CC Serve의 등록 이후, 상표 ID 설명서(Trademark ID Manual)에서 “신용 카드 서비스” 항목이 삭제되었기 때문에, 심판원은 먼저 식별된 서비스의 의미를 해석했다. 심판원은 “신용 카드 서비스”가 신용 카드를 발급하여 구매 자금을 조달하는 행위, 신용 카드 부채에 대한 상담, 신용 카드 결제 및 거래 처리, 신용 카드 승인, 신용 카드 모니터링 및 알림 제공, 신용 카드 계정 관리, 그리고 신용 점수에 대한 접근 제공을 포함한다고 해석했다. 심판원은 사전적 정의에 근거하여 “은행업(banking),” “은행(bank),” 및 “금융(finance)”이라는 용어가 신용 카드 발급을 통한 신용 제공 또는 자금 제공 행위를 포함한다고 판단했다. 이에 따라, Apex와 CC Serve가 제공하는 서비스는 법적으로 일부 동일하다고 결론지었다. 또한, 심판원은 (1) 신용 카드 서비스 그리고 (2) 은행 및 금융 서비스를 포함하는 제3자 등록 사례를 검토하여 이 서비스들이 하나의 상표 아래에서 단일 출처로 제공될 수 있는 유형임을 인정했다. 심판원은 당사자 간 서비스의 유사성 정도가 매우 높아서, DuPont 테스트의 두 번째 요소는 혼동 가능성을 인정하는 데 매우 유리하게 작용한다고 결론지었다. 항소심에서, Apex는 당사자 간 서비스가 동일하지 않으며, 상호 직접적으로 경쟁하지 않는다고 주장했다. 특히, CC Serve는 은행 서비스를 직접 제공하지 않으며, 신용 카드 프로그램을 관리하기 위해 은행과 협력하고 있다는 점을 강조했다. 그러나 법원은 Apex의 주장을 받아들이지 않았다. 심판원은 각 당사자의 서비스 설명을 상세히 검토했으며, 상당한 증거가 당사자 간 서비스가 유사하다는 심판원의 결정을 뒷받침한다고 했다. 따라서 법원은 두 번째 요소에 관한 심판원의 판단을 확인했다.   나. DuPont 테스트 여섯 번째 요소  Dupont 테스트의 여섯 번째 요소는 “유사한 상품에 사용되고 있는 유사한 상표의 수 및 성격”를 고려한다. 유사 상품에 사용되는 유사 상표의 제3자 사용에 대한 증거는 해당 상표가 상대적으로 약하며, 보호 범위가 좁다는 것을 증명하는 것과 관련이 있다.4) 해당 분야가 유사한 상표들로 혼재되어 있을 때, 소비자들은 각 상표를 더욱 능숙하게 구별할 수 있게 되며, 유사한 상표 간에 혼동을 일으킬 가능성이 낮아진다는 이론이 존재한다.5) 또한, 소비자들이 유사한 상표들을 구별하도록 교육받았다는 증거는 해당 상표의 상업적 강도(commercial strength)가 약하다는 점을 나타내는 경향이 있다.6) Apex는 심판원에 “Aspire” 문자를 포함한 제3자 상표 사용 사례를 보여주는 여러 증거 자료를 제출했다. 해당 상표들은 “Aspire” 문자를 신용 카드 관련 서비스 및 더 넓게는 금융 서비스 산업 전반에 걸쳐 사용했다. 심판원은 Apex와 CC Serve 간의 서비스가 상당 부분 중복된다는 점에 근거하여, 적절하게 정의된 관련 공중(public)은 “신용 카드 서비스의 소비자”라고 판단했다. 이에 따라, 심판원은 신용 카드 서비스와 관련된 상표들에만 초점을 맞추었으며, 다른 서비스를 위해 Aspire를 사용한 상표들은 본질적으로 관련이 없다고 간주했다. 심판원은 신용 카드 서비스와 관련된 Aspire 변형 상표가 총 9건 존재한다고 판단하였으나, 해당 9건의 사용 사례만으로는 상표의 약세를 입증할 수 있는 “상당한” 또는 “광범위한” 사용 수준에 이르지 못한다고 결론지었다. 심판원은 CC Serve가 자사의 상표가 특별한 상업적 강점을 지닌다는 점을 입증하지 못했으나, Apex 또한 CC Serve의 상표가 상업적 또는 개념적으로 약하여 좁은 보호 범위만을 인정받아야 한다는 점을 입증하지 못했다고 판단했으며, 이에 따라 CC Serve의 상표는 본질적으로 식별력이 있는 상표에 부여되는 통상적인 보호 범위를 인정받을 자격이 있다고 결정했다. 항소심에서 Apex는 심판원이 관련 대중을 신용 카드 서비스 소비자로 한정한 것은 잘못이며, 심판원이 Aspire 및 Aspire를 변형한 제3자 상표 42건을 고려했어야 한다고 주장했다. 법원은 심판원의 분석에 법적 결함이 있었다는 점에 동의했다. DuPont 테스트 여섯 번째 요소는 심판원이 유사한 상품 및 서비스에 대한 유사한 상표들을 고려할 것을 요구한다. 심판원이 DuPont 테스트 두 번째 요소에 대한 분석에서 당사자들의 서비스가 매우 유사하다고 판단했으며, 이에 따라 두 번째 요소는 혼동 가능성에 매우 유리하게 작용한다고 결론지었다. 그러나 여섯 번째 DuPont 요소를 분석하면서, 심판원은 고려 대상 상표의 범위를 신용 카드 서비스에 관련된 상표로 제한하고, 기타 은행 및 금융 서비스와 관련된 상표를 제외했다. 법원은 이를 명백한 오류라고 했다. 법원은 DuPont 테스트 중 여섯 번째 요소가 반드시 동일한 상품을 요구하지 않고, 유사한 상품이면 충분하다고 설명했다.7) 법원은 본 건에서 심판원이 정의한 유사성의 범위가 지나치게 협소하다고 판단했다. 심판원이 두 번째 요소 분석에서 당사자들의 서비스가 매우 유사하고 실제 일부는 법적으로 동일하다는 사실적 판단을 이미 내린 이상, 심판원은 다른 요소들에 대한 유사성 판단에서도 동일한 범위를 유지해야 했다고 밝혔다.  법원에 따르면, 여섯 번째 요소에 대해 더 엄격한 법적 기준을 적용할 이유가 없다. 이에 법원은 여섯 번째 요소에 대한 심판원의 판단을 파기하고, 당사자 서비스가 매우 유사하다는 사실 판단에 비추어 제3자 상표의 적절한 고려 범위를 재검토하도록 사건을 원심에 환송했다.   다. DuPont 테스트 첫 번째 요소  DuPont 테스트의 첫 번째 요소는 표장의 전체적인 외관, 호칭, 관념 및 상업적 인상에 관한 유사성 또는 비유사성을 고려한다.8) 이 분석은 전체적인 상업적 인상에 중점을 두며, 각 표장 하에 제공되는 서비스의 출처에 대한 혼동이 발생할 가능성이 있는지를 판단한다.9) 법원은 상기 여섯 번째 요소에 대한 분석이 상표의 상업적 강도 또는 약세에 대한 다른 판단을 이끌 수 있고 전체적인 상업적 인상에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 원심의 분석을 파기하고 해당 요소에 대한 재고를 위해 환송했다.   라. 결론  법원은 두 번째 DuPont 요소에 관한 심판원의 분석은 법률적 오류가 없으며, 당사자들의 서비스가 매우 유사하다는 심판원의 판단은 충분한 증거에 의해 뒷받침된다며 이를 인용했다. 그러나 여섯 번째 그리고 첫 번째 DuPont 요소에 관한 판단은 무효로 하고, 심판원이 이를 재검토하도록 환송했다. 3. 시사점  등록 상표는 상표권자에게 일반 소비자의 혼동 가능성을 유발하는 타인의 표장으로부터 법적 보호를 제공한다. 혼동 가능성은 가상의 소비자 집단이 별개의 두 표장이 부착된 상품들을 동일한 출처에서 기인한 것으로 오인할 것인지에 중점을 둔다. 연방순회항소법원은 혼동 가능성을 판단하는 기준으로서 다음과 같은 DuPont 요소들을 적용한다. 즉, ① 외관, 칭호, 관념 및 상업적 인상에 있어 상표의 유사성, ② 상품 또는 서비스의 본질적 유사성, ③ 유통 경로의 유사성, ④ 제품이 구매되는 상황, ⑤ 선사용 상표의 저명성, ⑥ 유사 제품에 사용되는 유사 상표의 수와 유형, ⑦ 실제 혼동의 유형과 정도, ⑧ 실제 혼동의 증거 없이 공존하여 사용된 기간 및 조건들, ⑨ 상표가 사용된 상품의 다양성, ⑩ 다툼이 있는 표장들 사이에 시장 접점, ⑪ 출원인이 타인으로 하여금 해당 표장의 사용을 금지할 수 있는 권리의 정도, ⑫ 잠재적 혼동의 정도, ⑬ 사용의 영향을 증명하는 다른 기존에 입증된 사실들이 그것이다. 그러나 법원은 상기 요소들을 모두 검토할 필요는 없으며, 해당 사건과 관련되고 기록상의 요소들을 고려하면 충분하다. 대상 판결에서, 법원은 혼동 가능성의 판단을 위해 Dupont 요소들을 적용할 때 그 기준이 일관될 것을 강조한다. 상표심판원은 두 번째 요소의 판단에서 당사자들의 서비스가 매우 유사하고 일부는 법적으로 동일하다고 판단했음에도 불구하고, 여섯 번째 요소를 판단할 때는 유사성의 범위를 훨씬 좁게 인정했다. 법원은 그럴 이유가 없다고 설명하며, 원심과 당사자에게 논리적 일관성을 주문했다. 한편, 법원의 이러한 입장은 Dupont 요소들 사이에 하나의 요소에 대한 사실 판단이 다른 관련 요소들에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 따라서, 상표권자는 상표권 분쟁에서 혼동 가능성을 주장할 때, 각 요소를 전체적으로 일관되게 조정하는 소송 전략을 취해야 할 것이다. 각주>------------------------------1) Ancora Technologies, Inc. v. Roku, Inc., No. 2023-1674, 2023-1701 (Fed. Cir. Jun. 16, 2025) 2) In re E. I. DuPont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361 (C.C.P.A. 1973)3) Coach Servs. Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369 (Fed. Cir. 2012)4) Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369, 1373 (Fed. Cir. 2005).5) Juice Generation, Inc. v. GS Enters. LLC, 794 F.3d 1334, 1338 (Fed. Cir. 2015).6) Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA v. New Millennium Sports, S.L.U., 797 F.3d 1363, 1374 (Fed. Cir. 2015).7) Olde Tyme Foods, Inc. v. Roundy’s, Inc., 961 F.2d 200, 204 (Fed. Cir. 1992); Juice Generation, Inc., 794 F.3d at 1338.8) DuPont, 476 F.2d at 1361.9) In re I.AM.Symbolic, LLC, 866 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2017).<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="9202"></div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid #def7e5; border-left:0; border-bottom:0;" class="__se_tbl"><tbody>
<tr><td style="border:1px solid #def7e5; border-top:0; border-right:0; background-color:#ffffff" width="617"> ※ 본 기사는 지식재산처와 한국지식재산보호원의 IP Insight(해외 주요국 지재권 판례 분석) 사업 결과물을 요약한 것으로, 원문 및 관련 정보는 국제지재권 분쟁정보포털(<a href="http://www.ipnavi.or.xn--kr)-of0o/" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; color: rgb(32, 32, 32); font-size: 12px;">www.ipnavi.or.kr)을</a> 통해 확인 가능합니다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

대한변리사회의 다른기사 보기

전체보기

변리사회 소식

지식재산 뉴스

법률·판례

기고

사람들

고정연재

포토뉴스

PDF보기

마이페이지

고객센터