PBP 청구항에 관한 일본 최고재 판결의 소개

PBP 청구항에 관한 일본 최고재 판결의 소개: 강경태 변호사, 민태호 변리사 <김.장법률사무소>; 2015.07.22 18:19 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

1. 들어가며 지난 2015년6월5일, Product By Process Claim(이하, “PBP 청구항”이라 한다)에 관하여 일본 최고재판소(이하, “최고재”라고 한다)부터 2개의 판결(平成２４年（受）第 1204 号 및 平成２４年（受）第 2658 号, 이하, “일본 최고재 판결”이라 한다)이 선고되었다. 최고재는 위 2개 판결에 있어서, PBP 청구항을 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항으로 나누어 판단하였던 일본 지적재산고등재판소(이하, “지재고재”라고 한다)의 平成２２年（ネ）第１００４３号 대합의체 판결 및 平成２３年（ネ）第１００５７号을 파기하면서, 특허발명의 기술적 범위의 확정과 특허성 판단을 위한 발명의 요지인정의 양 장면에서 모두 물건동일성설을 채택하였다. 특히, 금번의 일본 최고재 판결은 지재고재의 대합의체 판결1)을 파기한 점, 나아가 이례적으로 2명의 재판관의 의견이 아주 자세히 제시되어 있는 점 등에서 매우 흥미롭다.이하에서는, 먼저 원심인 지재고재의 平成２２年（ネ）第１００４３号 대합의체 판결 요지에 대하여 간단히 살핀 후, 위 두 재판관의 의견을 포함한 일본 최고재 판결의 내용을 소개하고, 최근에 나온 우리나라의 대법원 판결과의 차이점 및 향후 전망에 대해서도 간략히 다루고자 한다.2. 지재고재의 平成２２年（ネ）第１００４３号 대합의체 판결의 요지가. PBP 청구항의 종류 ① 진정 PBP 청구항: 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 경우 ② 부진정 PBP 청구항: 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 있어서 불가능하거나 곤란한 사정이 존재한다고는 할 수 없는 경우나. 침해 여부 판단을 위한 기술적 범위의 확정 ① 진정 PBP 청구항: 특허발명의 기술적 범위는 「특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 동방법으로 제조된 물건과 동일한 물건」이라고 해석(물건동일성설) ② 부진정 PBP 청구항: 특허발명의 기술적 범위는 「특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건」으로 한정되는 것으로 해석(한정설)다. 특허성 판단을 위한 발명의 요지 인정 ① 진정 PBP 청구항: 발명의 요지는 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정되는 것이 아니라 「물건」 일반에 미친다고 인정(물건동일성설) ② 부진정 PBP 청구항: 발명의 요지는 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하여 인정(한정설)3. 일본 최고재 판결의 내용가. 개요일본 최고재의 2개의 판결 중, 第 1204 号 사건2)은 침해여부를 판단하기 위한 특허발명의 기술적 범위의 확정에 관한 것이고, 第 2658 号 사건3)은 특허발명의 특허성 판단을 위한 발명의 요지인정에 관한 것이다. 두 사건 모두 원심이 특허권침해금지청구사건의 항소심 사건으로서, 第 1204 号 사건의 원심은 지재고재의 2012년 1월 27일 선고 平成２２年（ネ）第１００４３号4)  대합의체 판결이고, 第 2658 号 사건의 원심은 지재고재의 2012년 8월 9일 선고 平成２３年（ネ）第１００５７号 판결이다.  <table class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: solid solid none none; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204) currentColor currentColor;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody>
<tr><td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 171px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 최고재</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 181px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 지재고재</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 260px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">쟁점 </td>
</tr>
<tr><td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 171px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 平成24年（受）第1204 号</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 181px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 平成22年（ネ）第10043 号</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 260px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">침해 여부 판단을 위한 기술적 범위의 확정 </td>
</tr>
<tr><td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 171px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 平成24年（受）第2658 号</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 181px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 平成23年（ネ）第10057 号</td>
<td style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-color: currentColor currentColor rgb(204, 204, 204) rgb(204, 204, 204); width: 260px; height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">특허성 판단을 위한 발명의 요지 인정 </td>
</tr>
</tbody>
</table>나. 판결 이유 1) 침해 여부 판단을 위한 기술적 범위의 확정(第 1204 号 사건) 물건 발명 특허의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재된 경우라도, 그 특허발명의 기술적 범위는 그 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로서 확정된다고 해석함이 상당하다(물건동일성설). 2) 특허성 판단을 위한 발명의 요지 인정(第 2658 号 사건) 물건 발명 특허에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재된 경우라도, 그 발명의 요지는 그 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건으로서 인정된다고 해석함이 상당하다(물건동일성설). 3) 발명의 명확성에 관한 요건과 관련하여 PBP 청구항의 경우, 물건발명 특허에 관한 청구범위에 그 제조방법에 기재되어 있으면 그 제조방법이 그 물건의 어떤 구조 혹은 특성을 나타내고 있는 것인지 또는 물건 발명이더라도 그 발명의 요지를 그 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하고 있는 것인지가 불분명하여, 특허청구범위 등의 기재를 읽는 자로서는 그 발명의 내용을 명확하게 이해할 수 없고, 권리자가 어느 범위에서 독점권을 갖는 것인지에 대해 예측가능성을 빼앗는 꼴이 되어 적절하지 않다. PBP 청구항에 있어서 그 특허청구범위의 기재가 특허법 36조 6항 2호에서 말하는 「발명이 명확할 것」이라는 요건에 부합한다고 할 수 있는 것은 출원 시에 있어서 그 물건을 그 구조 또는 특성에 의해 직접 특정하는 것이 불가능하거나 또는 거의 실제적이지 않다는 사정(이하, “불가능·비실제적인 사정”이라 한다)이 존재하는 때로 한정된다고 해석함이 상당하다. 4) 파기환송 이유 원심 판단은 PBP 청구항의 기재를 일반적으로 허용하면서, 그 특허발명의 기술적 범위5)는 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하여 확정되어야 한다고 한 점에서 판결에 영향을 끼친 명백한 법령 위반이 있다. 본건 발명의 기술적 범위의 확정에 대하여 심리하고, 나아가 본건 특허청구범위의 기재가 「발명이 명확할 것」이라는 요건에 적합하여 인정될 것인지 등에 대해 심리하게 하기 위해 본건을 원심에 환송한다.다. 千葉勝美 재판관(재판장)의 보충의견 1) 물건동일성설 또는 한정설중 어느 견해를 채택한 것인가? 2004년 일본특허법 개정에 의해 무효에 관한 법 104조의 3이 창설되어, 무효의 항변의 성부를 판단하는 전제가 되는 발명의 요지인정을 하는 장면과, 침해소송에 있어서의 청구원인으로서 특허발명의 기술적 범위를 확정하는 장면이 동일 소송절차에서 심리되게 되어 PBP 청구항의 해석, 처리를 통일적으로 하여야 하는 점에서 양 장면 모두 물건동일성설을 채택한다.  2) 미국의 판례의 태도와는 어떠한 차이가 있는가? 미국에서는 특허권 침해유무 판단 시 Abott Labs. V. Sandoz, Inc., 566 F. 3d 1282(Fed. Cir. 2009) 사건의 en banc 판결에 의해 한정설을 채택하였으므로, 금번의 최고재 판결과 상이한 면이 생기게 된다. 3) PBP 청구항에 관한 일본 특허청 심사실무에는 어떤 문제점이 있는가? 일본 특허청의 심사기준은 PBP 청구항을 인정하여야 하는 소위 “불가능·곤란·부적절한 사정”에 대해 기재하고 있으나, 실제로는 위 사정에 대한 심사는 거의 이루어지지 않고 PBP 청구항으로서 물건동일성설에 의해 물건 자체의 신규성·진보성의 유무를 심사하고 있다. 4) PBP 청구항을 인정할 예외적인 사정이란 무엇인가? “불가능·비실제적인 사정”에 있어서, 「불가능」이라 함은, 출원 시에 당업자가 발명 대상이 되는 물건을 그 구조 또는 특성을 특정하는 것이 주로 ‘기술적인 관점’에서 불가능한 경우를 말하고, 「거의 실제적이지 않다」고 함은, 기술적인 관점이라기 보다는 특정 작업을 하는 것이 채산적으로 실제적이지 않은 시간이나 비용이 들고 특정 작업을 요구하는 것이 지나치게 가혹하다고 여겨지는 경우 등을 상정하고 있다. 5) 이후의 특허실무와 종전의 PBP 청구항의 취급은 어떻게 이루어질 것인가? 향후의 심사단계에서는 PBP 청구항에 “불가능·비실제적인 사정”의 유무에 대해 출원인에게 주장·입증을 촉구하고 그것이 충분하지 않은 경우에는 거절사정을 하게 될 것이고, 이러한 사태를 피하고 싶다면, “물건을 생산하는 방법”의 발명에 관한 특허로도 출원해야 할 것이다. 종전에 등록된 PBP 청구항에 대해 “불가능·비실제적인 사정”의 존재를 명백하게 입증할 수 없다면 무효가 되어도 어쩔 수 없는 부분이 있고, 이를 피하기 위해서는 특허무효심판에 있어서의 정정청구나 정정심판청구 등을 활용하는 것을 생각할 수 있으나, 그것들이 현실적으로 어떻게 처리될지는 향후 남겨진 문제이다.라. 山本庸幸 재판관의 의견 1) 다수 의견은 지금까지의 특허법 해석 및 특허실무의 운용과 상반된다! 1994년 법 개정의 취지에서 본다면, 출원인 스스로가 PBP 청구항을 선택한 이상, 단순히 형식적으로 그것이 PBP 청구항인지 또는 그것이 어떠한 종류의 PBP 청구항인지 등의 소위 절차적 사항을 근거로 이를 불명확하다고 하여 거절·무효 이유로 하는 것에는 매우 신중한 운용이 이루어져 왔고 이는 올바른 법 해석·운용인데, 다수 의견은 이러한 법 해석·운용을 근저에서 뒤집는 결과가 되어 부당하다. 2) “불가능·비실제적인 사정”에 의해서는 발명의 적정한 보호가 이루어질 수 없다! 다수 의견이 말하는 “불가능·비실제적인 사정”은 그 기준이 매우 애매하고 막연하여 그에 근거한 발명의 특정 작업과 입증은 결코 용이하지 않고 현실적이지 않다. 또한, 실제로 특정 발명에 대해서는 PBP 청구항 형식으로 기재되지 않으면 오히려 명확하지 않게 되는 현실적인 필요성이 있는 경우가 있으므로, 다수 의견에 의하면 진정 필요한 PBP 청구항에 대한 적정한 발명의 보호가 이루어지지 않을 것이다. 다수 의견에 따라 “불가능 비실제적 기준”에서 벗어나는 PBP 청구항이라는 이유로 이것을 명확성 요건 위반으로서 일률적으로 거절·무효 이유로 하는 것은 특허법 36조 6항 2호에 관한 종래의 해석범위로부터 지나치게 벗어난 명백하게 잘못된 해석이다. 3) 발명의 요지인정과 특허발명의 기술적 범위의 확정이 반드시 일치할 필요는 없다! 「특허발명의 기술적 범위」를 출발점으로 하여 이에 일치시키기 위해 「발명의 요지」인정의 장면에서 불가능 비실제적 기준에 합치하는지 아닌지의 ‘절차적인 문제’를 가지고 명확성 요건을 발동시켜 처음부터 특허 취득을 인정하지 않는다고 하는 다수 의견의 해석은 지나친 감이 있다. 1994년 특허법 개정의 취지에서 보면, 특허출원인이 스스로 선택한 클레임의 내용으로 발명이 특정되어 있는 것이라면, 신규성·진보성이 있는 한 특허취득을 인정하여야 한다. 물건의 특허출원의 특허청구범위에 PBP 청구항이 포함되어 있는지의 여부는 묻지 않는다. 이것이 발명의 요지인정이라고 하는 국면이다. 이 경우, PBP 청구항에 관한 특허법 70조의 해석이 문제가 되는 경우가 있으나, 물건 발명에 관한 클레임중의 제조방법은 그 제조방법으로 한정하는 취지가 아니고, 그 제법에 의해 만들어지는 ‘물건 자체’를 특정하는 것을 의미하는 기재라고 해석하여야 하고, 이렇게 해석하는 것이 오히려 원칙이다. 한편, PBP 청구항은 침해소송에 있어서의 특허발명의 기술적 범위의 인정과 발명의 요지인정이 상이한 예외 중의 하나라고 해석하여야 하고, 이 경우 일부 PBP 청구항에 대해서는 발명의 요지인정에 비해 권리행사의 국면에서 특허발명의 기술적 범위의 확정이 좁아진다고 하는 결과도 있을 수 있지만, 이 역시 출원인이 이러한 PBP 청구항을 선택한 결과로서 어쩔 수 없는 부분이다. 따라서, 사안에 따라서는 필요에 따라 출원경과 금반언의 법리나 의식적 제외의 법리 등 종래부터 확립된 클레임 해석의 법리에 의해 PBP 청구항으로 표현된 물건의 특허에 관한 특허발명의 기술적 범위를 실질적으로 그 제법으로 한정되도록 해석함으로써 타당한 결론이 도출될 수 있다.  4) 지재고재의 원심 판결은 다수 의견과 마찬가지로 부당하다! 원심은 물건의 특허에 대해 PBP 청구항이 기재된 경우에 있어서, 이러한 특허청구범위의 기재를 일반적으로 허용하면서, 그 특허발명의 기술적 범위는 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정하여 확정되어야 하는 것으로 하였으나, 일반적으로 허용한다고 하더라도 이를 구분하는 불가능 또는 곤란이라고 하는 기준이 매우 애매해서, 다수 의견이 설시하는 불가능 비실제적 기준과 완전히 동일한 비판이 적용된다. 4. 마치며 최근 우리나라에서도 대법원은 특허성이 문제된 사건에 관한 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결6)과 특허침해가 문제된 사건에 관한 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결7)을 통해 특허성 판단을 위한 발명의 요지인정과 특허발명의 기술적 범위의 확정의 양 장면에서 물건동일성설을 채택하면서 그동안 논란이 되어왔던 PBP 청구항의 해석론을 일거에 정리한 바 있다. 이러한 우리 대법원 판례는 양 장면에서 모두 물건 동일성설을 채용한 점에서는 일본 최고재 판결과 큰 차이는 없어 보이나, 1) 위 2013후1726 판결에서 “특허발명의 기술적 범위의 확정 장면에 있어서, 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”고 판시한 점, 2) PBP 청구항이 기재불비에 해당하는지에 관해서는 별다른 언급이 없는 차이가 있는 것으로 보인다.우리 대법원은 위 차이점 1)과 관련하여, 山本庸幸 재판관의 소수의견인{위 3. 라. 3)항} “PBP 청구항에 대해서는 사안에 따라서는 출원경과 금반언의 법리나 의식적 제외의 법리 등 종래부터 확립된 클레임 해석의 법리에 의해 PBP 청구항으로 표현된 물건의 특허에 관한 특허발명의 기술적 범위를 실질적으로 그 제법으로 한정되도록 해석함으로써 타당한 결론이 도출될 수 있다”고 한 종래 일본의 일부 실무처럼 운영될 수 있을 것으로 보이나, 일본 최고재는 이제 이러한 여지가 없어진 것으로 보인다(그러나 기재불비의 단계에서 사실상 부진정 PBP 청구항을 위법한 것으로써 허용하지 않고 진정 PBP 청구항만 남긴다면, 특허발명의 기술적 범위의 확정 단계에서 제조방법으로 한정하여야 할 경우는 거의 생기지 않을 것으로 보인다).한편, 위 차이점 2)에 대해서는, 일본에서는 금번의 최고재 판결에 의해 원심인 지재고재가 PBP 청구항이 발명의 명확성 요건을 만족하는지 여부에 대해 추가적으로 심리하여야 하고, 또한 심사?심판의 장면에서도 PBP 청구항이 발명의 명확성 요건의 심사 등이 더 엄격하게 이루어질 것으로 예상된다.8)향후 일본에서 PBP 청구항이 발명의 명확성 요건에 관한 심사기준이 어떻게 개정될지, 나아가 실제로 千葉勝美 재판관의 의견처럼 PBP 청구항이 인정될 수 있는 사정을 엄격하게 파악하고, 이에 해당하지 않고 거절될 우려가 있는 경우에는 물건을 생산하는 방법의 특허로서 출원시키는 실무가 정착될지 귀추가 주목된다(우리나라도 이제 PBP청구항의 해석에 관한 문제가 대법원 판결로써 해결되었으므로, PBP청구항의 기재불비에 관한 논의와 실무의 점검이 필요한 것으로 보인다). 각주>-------------------------------- 1. 지재고재의“대합의체 판결”이란, 지적재산권 사건에 대한 신뢰성이 있는 룰의 형성 및 고등법원 레벨에서의 사실상의 판단 통일을 위하여, 5인 재판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 재판하는 판결을 말한다. 지재고재는 지금까지 총 9건의 대합의체 판결을 하였고, 平成２２年（ネ）第１００４３号 판결은 4번째 대합의체 판결에 해당된다. <a href="http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html">http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html</a> 참조 2. <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf</a> 3. <a href="http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/085144_hanrei.pdf">http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/085144_hanrei.pdf</a> 4. <a href="http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/10043_1.pdf">http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/10043_1.pdf</a> 5. 第 1204 号 사건의 판시내용이나, 발명의 인정에 관한 第 2658 号 사건에서도 거의 동일한 이유로 판단하였으므로, 이하 편의상 기술적 범위의 확정에 대해서만 기재한다. 6. 제조방법이 기재된 물건발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 물건의 발명이고, 물건발명의 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있다 하더라도 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다. 7. 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다. 8. 일본특허청의 2015년 6월 10일자 하기 링크의 보도자료에 의하면, 금번의 최고재 판결에 따라, 명세서 및 특허청구범위의 기재요건에 관한 심사기준의 개정, 그리고 심사号심판의 취급에 대한 검토를 시작하였다고 한다. <a href="https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm">https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm</a>

대한변리사회의 다른기사 보기

전체보기

변리사회 소식

지식재산 뉴스

법률·판례

기고

사람들

고정연재

포토뉴스

PDF보기

마이페이지

고객센터