특허출원 실무에 있어서 국내우선권 제도의 의의

특허출원 실무에 있어서 국내우선권 제도의 의의: 최근 판례를 통해서 본 출원 실무의 재검토 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 [등록무효(특)]; 2015.06.08 16:29 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="특허출원 실무에 있어서 국내우선권 제도의 의의" width="300" height="365" align="absmiddle" style="width: 172px; height: 203px;" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/14337484087439.jpg"></div><div align="center" _id="news_caption" style="text-align: center; letter-spacing: -1px; padding-right: 8px; padding-left: 8px; font-family: verdana,dotum; font-size: 12px; font-weight: normal;">황정훈 변리사 </div><div align="center" style="text-align: center; letter-spacing: -1px; padding-right: 8px; padding-left: 8px; font-family: verdana,dotum; font-size: 12px; font-weight: normal;"><율촌></div></td></tr></tbody></table>1. 들어가며 1961년 제정 특허법 이래 우리나라는 선출원주의를 채택하고 있는바, 동일한 발명에 대해서는 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36조). 그런데, 출원 이후 개량발명을 완성하는 경우, 이를 당해 출원에 보정으로 추가하면 최초 출원 명세서에 기재된 사항을 넘어서는 부적법한 보정으로 취급되고, 별개의 다른 출원을 하게 하면 (선출원주의 규정에 따라) 당해 출원에 의하여 거절되는 문제가 있다. 국내우선권 제도는 이러한 문제를 해결하기 위하여 1990년 개정 특허법에서 도입되었는데 출원 이후 개량발명을 완성하는 경우 국내우선권 주장 출원을 통하여 효과적인 보호가 가능하게 되었다(특허법 제55조). 이로써 외국인이 파리조약에 의한 우선권 제도에 의하여 권리 보호를 받는 것에 대응하여 내국인도 동등한 수준의 보호를 받을 수 있게 되었다. 그런데, 국내우선권 주장은 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 첨부 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 한하여 주장할 수 있으며, 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원은 일정한 요건에 따라 취하간주되므로, 선출원에 기재된 발명과 국내우선권 주장 출원 발명의 동일성의 범위가 문제된다.     2. 대상 판결의 요지   특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다. 이 사건 제1항 발명의 ‘제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 구성’은 선출원발명의 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 선출원발명의 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명은 선출원발명의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니한다. 3. 평석 가. 발명의 동일성의 범위 국내우선권 주장이 허용되기 위해서는 선출원에 기재된 발명과 국내우선권 주장 출원에 기재된 발명이 동일해야 한다. 대상 판결은 국내우선권 주장이 허용되는 발명의 동일성 범위(객체적 요건)가 특허법 제47조 제2항의 보정의 허용 범위(강학상, “신규사항 추가 금지”)와 동일하다는 점을 최초로 선언했다는 점에서 의의가 있다. 그런데, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 특허법은 명세서나 도면의 보정에 관하여, ‘요지변경’에 해당하지 않는 한도에서 허용되었다. 이와 관련하여 판례는 “요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가 ∙ 감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다.”고 판시하여(대법원 2003. 2. 28. 선고 2001후638, 645 판결 등), 최초 출원명세서에 직접적으로 표현하는 기재가 없더라도 통상의 기술자에게 자명한 사항도 보정의 범위에 포함되었다. 이러한 판례의 태도는 “발명의 요지” 또는 “핵심적인 기술사상”이라는 추상적 개념을 전제로 한 중심한정주의와 관련된다는 것이 다수의 견해이다. 그런데, 이러한 태도는 보정의 허용 범위를 불명확하게 함으로서 절차의 안정성과 명확성에 부정적인 영향을 초래할 우려가 있고, 명세서의 보정에 관한 국제적인 흐름에도 부합하지 않은 면이 있어 2001. 2. 3. 개정 특허법은 보정의 허용범위에 대하여 “요지변경” 대신 “신규사항 추가 금지”를 채택하였다. 그런데, 특허청 심사실무(심사지침서)는 여전히 보정된 사항이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 “자명하게” 이해할 수 있는 사항에 해당하면 신규사항이 아니라는 입장인 것으로 보인다. 이에 대하여 판례는 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 “마찬가지”라고 이해할 수 있다는 사항이라는 입장이라는 점에서 차이가 있는 것으로 보인다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등). 대상 판결도 같은 취지에서 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에 한하여 국내우선권 주장이 가능하다고 판시하였다. 양자를 동일하게 이해하는 견해도 있으나, 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 “자명”하게 이해하는 사항은 구 특허법에서 “요지변경” 여부를 판단하는 기준으로 적합할 수 있음은 별론으로 하고 “신규사항 추가 금지”의 해석론으로는 바람직하다고 할 수 없다. 청구범위의 기재방식에 있어 (단항제를 대신하여) 다항제를 채택한 점, 특허침해 판단에 있어 판례가 균등침해를 인정하는 점, 법적 안정성 및 예측가능성 측면에서 (중심한정주의를 대신하여) 주변한정주의에 입각하여 명세서 및 청구범위를 해석하는 것이 국제적인 흐름인 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 보정의 허용범위 및 국내우선권 주장이 허용되는 발명의 동일성 범위는 통상의 기술자가 당시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재된 것과 “마찬가지”라고 이해할 수 있는 사항에 한정하는 것이 타당하다고 생각된다. 특히, 대상 판결은 국제특허출원의 특허 무효사유인 ‘국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 관하여 특허된 경우’의 의미를 설시한 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결을 참조 판결로 언급하고 있는바, 전술한 법리는 국제출원일에 제출된 국제특허출원에는 없는 새로운 내용을 출원번역문에 삽입하지 못하도록 방지하기 위하여 출원번역문에 기재된 사항이 국제출원명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에 없는 경우는 무효로 되는 경우에도 그대로 적용된다고 할 수 있다.  나. 대상판결이 출원실무에 주는 시사점 등 대상 판결에 의하면, “이 사건 제1항 발명은 ‘제어부에 각 방별 난방부하를 고려하여 해당 방의 필요요구열량에 비례하는 최적유량값이 저장되어 전체 최적유량값의 합에 대한 폐쇄된 방의 최적유량값의 비율에 따라 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것’임에 비하여 선출원발명은 ‘해당 방의 폐쇄 유량만큼 가변유량밸브의 유량을 감소시키는 것’인 점에서 차이가 있다. (중략) 비록 선출원발명의 도 5 내지 도 7에 최적값에 해당하는 유량이 기재되어 있기는 하나, 선출원발명의 명세서 및 도면에는 최적값을 어떻게 구하는지에 대하여는 기재되어 있지 않아 최적값이 무엇을 의미하는지 명확히 알 수 없는 점, 선출원발명의 명세서 및 도면 어디에도 최적값에 따라 유량을 조절한다는 내용이 기재되어 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, 선출원발명의 ‘최적값’이 이 사건 제1항 발명의 각 방별 난방부하를 고려한 ‘최적유량값’과 동일한 것이라고 볼 수는 없다.”고 판시하였다. 대상판결에 의하면, 국내우선권 주장 출원을 함에 있어서 선출원의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되지 않은 내용이 특허청구범위에 포함될 경우에는 우선권 주장이 불인정될 위험이 있음을 알 수 있다. 따라서, 출원인이 선출원 이후 개량발명을 완성하는 경우에는 (ⅰ)선출원의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명과 일치하는 청구항(들)과 (ⅱ)개량발명과 직접적으로 관련된 청구항(들)을 별개의 청구항으로 기재하는 것이 바람직한 것으로 생각된다. 그 경우 개량발명에 대하여 국내우선권 주장이 인정되지 않더라도 선출원의 명세서 등에 명시적으로 기재된 발명과 일치하는 청구항은 여전히 국내우선권 주장에 의한 출원일 소급효를 가지게 되므로, 만약 선출원과 국내우선권 주장 사이에 공개된 선행 자료가 있는 경우에도 권리행사가 가능해 질 수 있다. 따라서, 선출원 이후 국내우선권 주장 출원을 하는 경우에는 그 출원의 어떤 청구항에 소급효가 적용되는지 명확하게 인식하고, 소급효가 인정되어야 하는 발명에 대해서는(특히 선출원과의 사이에 선행 공지 자료가 확인된 경우) 보정에 있어서 신규사항 추가 금지와 같은 엄격한 기준 하에서 국내우선권 주장 출원의 명세서(특히, 특허청구범위)를 정교하게 작성해야 할 필요성이 있다. 이와 관련하여 특허법원은 “이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 발명은 구성이 동일하고, 다만 구성 4에서 이 사건 제1항 발명은 ‘교반기’이고, 이 사건 선출원발명은 ‘패들타입 교반기’로서 차이가 있는데, 교반기에는 패들타입 외에도 여러 가지 형상의 교반기가 존재함이 명백하고, ‘교반기’는 ‘패들타입 교반기’의 상위개념에 해당하므로 양자를 동일하다고 할 수 없고, 결국 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원발명은 발명의 동일성이 인정되지 아니하여, 국내우선권 주장에 관한 원고의 주장은 이유 없(다)”고 판시한 바 있다(특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결). 이 판결은 다른 이유 때문에 대법원에서 파기되었으나, 선출원 발명이 하위개념이고 국내우선권 주장 출원의 발명이 상위개념일 경우 발명의 동일성 흠결에 따른 우선권 불인정의 리스크를 제시했다는 점에서 여전히 시사하는 바가 크다고 할 수 있다. 또한, 국내우선권 주장 출원은 특허요건 등의 판단시점에 대해서는 선출원시를 기준으로 하지만, 존속기간 판단과 관련해서는 국내우선권 주장 출원일을 기준으로 하므로 개량발명에 대하여 존속기간이 사실상 1년 연장되는 효과가 있다고 볼 수 있다. 그러한 점에서 출원발명의 기술적 특성 및 당해 발명이 속하는 기술분야의 특성 등을 종합적으로 고려하여 효과적인 출원 전략을 준비하는 것이 필요하다(생명공학 분야에서는 국내우선권 제도가 특히 유의미할 것으로 보인다). 한편, (발명의 동일성 결여 등을 이유로 하여) 출원발명에 국내우선권주장의 불인정으로 인한 거절이유가 있는 경우, 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위법하다(대법원 2011.09.08. 선고 2009후2371 판결 참조). 국내우선권 주장 불인정이 포함된 거절이유에 대해서는 국내우선권 불인정의 근거가 구체적으로 명확하게 기재되어 있는지 여부를 살펴서 대응 방법을 결정해야 할 것이다.

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