10x Genomics vs. NanoString 가처분 사건

10x Genomics vs. NanoString 가처분 사건: (UPC CFI 2/2023, UPC_CoA_335/2023); 2025.10.22 11:22 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

[유럽통합특허법원 주요 판례]<div align="" style="line-height: 1.8;"> <table _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="left" style="border:1px solid #d2d2d2;margin-right:12px;margin-bottom:15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="10x Genomics vs. NanoString 가처분 사건" src="http://kpaanews.or.kr/PEG/17610994022115.jpg" width="250" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table>I. 서설</div>  이번 호에서 소개드릴 UPC 결정은 10x Genomics과 NanoString이라고 하는 회사들 간의 가처분 사건에 관한 것입니다. 이 사건은 단일특허에 기초한 가처분 신청을 1심 재판부에서 인용함으로써 그 당시 UPC 체약국 17개국에 침해금지명령이 내려진 최초의 사건이라는데 의미가 있습니다. 그 이후 UPC 항소심 및 EPO 이의신청 절차에서 특허 유효성과 관련된 판단이 연이어 뒤바뀌는 등 유럽특허를 둘러싼 역동성을 잘 보여준 사건이라 할 수 있습니다. II. 사건의 경과  이 사건 유럽 특허(EP 4 108 782 B1)는 단일특허(unitary patent)로 등록되었으며, 세포 또는 조직 샘플 내에서 여러 분석대상을 식별하는 다중 검출 방법에 관한 것입니다. 특허권자는 미국의 하버드 대학교이며 10x Genomics는 전용실시권자입니다. 사건의 경과는 아래와 같습니다.  • 2023년 6월 1일: 하버드 대학교와 10x Genomics는 UPC 출범일에 UPC 뮌헨 지방분원에 가처분 신청을 하였습니다. • 2023년 9월 19일: 가처분 신청 후 약 3개월 반 만에 신청을 인용하는 1심 결정이 나와 즉시 발효되었습니다. • 2024년 2월 26일: UPC 항소법원에서 특허가 진보성 결여로 무효될 가능성이 높다는 이유로 가처분 결정이 취소되었습니다. • 2025년 3월 27일: EPO 이의신청절차에서 해당 특허청구항이 원안보다 약간 보정된 형태로 특허를 유지하는 것으로 결정되어, 본안 소송에서 다시 신청인에게 유리한 환경이 조성되었습니다. • 2025년 5월 14일: 1심 결정 후 파산 신청을 한 NanoString의 자산을 인수한 Bruker라는 회사와 10x Genomics 간 합의를 통해 모든 소송을 철회하고 크로스 라이선스를 체결함으로써 분쟁이 종결되었습니다 III. UPC에서의 가처분 요건  이 사건은 가처분 신청이라는 점에서 특허침해 본안 소송과는 그 요건 및 입증 정도에 있어서 차이가 있습니다. UPC에서 가처분 신청을 인정하기 위한 요건은 UPC 협정(UPCA) 제62조 및 그 규칙(RoP) 205조 내지 213조에 의해 규율됩니다. 1. 신청인 적격, 특허 유효성 및 특허 침해 요건  이 요건들은 본안 사건에서도 당연히 요구되지만 그 입증의 정도에 차이가 있습니다. 즉, UPCA 제62조는 가처분 신청이 인정되기 위해서 재판부가 "충분한 정도의 확신 또는 충분한 개연성(sufficient degree of certainty)"을 가지고 특허 유효성 및 특허 침해를 입증할 것을 요구하고 있습니다.UPC 판례에 따르면 "충분한 개연성"의 의미는 침해가 있을 가능성이 그 반대의 경우보다 높다("more likely than not")고 재판부가 판단하면 충분하다는 의미로 해석됩니다. 이는 본안 소송에서 요구되는 침해 사실에 대한 확신을 줄 정도의 증명보다는 낮은 수준의 입증을 의미합니다. 2. 긴급성 (urgency) 요건  UPCA 규칙("RoP") 209.2(b) 및 211.4는 긴급성 요건에 대해서 규정하고 있습니다. 이는 UPC가 가처분 신청 사건을 판단함에 있어 신청인이 피신청인의 침해 행위를 안 때로부터 부당한 지연(unreasonable delay) 없이 가처분 신청에 이르렀는지를 고려해야 함을 의미합니다.가처분은 신청인이 본안 사건의 판단을 기다릴 시간적 여유가 없을 때만 인정할 수 있다는 취지로, 신청인 스스로가 지체한 경우라면 긴급성을 스스로 부정한 것이라 보는 것입니다. 지금까지 UPC 판례를 보면 일률적인 기한이 정해진 것은 없으며 각 사건을 둘러싼 상황에 따라 개별적으로 판단하고 있습니다. 3. 필요성 (necessity) 요건  RoP 206.2(c-d)는 신청인으로 하여금 가처분이 필요한 이유, 즉 본안 판결을 기다릴 수 없는 특별한 사정이 있는지와 이를 입증하는 사실 및 증거 자료의 제출을 요구하고 있습니다.지금까지의 UPC 판례에 따르면, 침해품의 등장으로 인해 돌이킬 수 없는 가격 침식, 장기적 고객 이탈 또는 시장 점유율 하락 등이 발생했거나, 피신청인이 UPC 체약국 내에 자산을 갖고 있지 않아 손해배상의 가능성이 불확실한 상황 등에서는 가처분의 필요성을 인정한 바 있습니다. 앞서 말한 긴급성 요건은 필요성 요건의 시간적 요소로 볼 수 있습니다. 4. 이익 형량 / 비례성 (weighing up of interests/proportionality) 요건  필요성 요건이 충족되더라도, UPCA 제62조 제2항 및 RoP 211(3)의 규정에 따라 가처분 신청의 판단에 있어서 가처분 결정으로 인해 당사자들이 받을 이익 및 불이익을 형량하여 판단할 것을 요구하고 있습니다.UPCA는 UPC 재판에 있어서 적용될 일반적 원칙의 하나로서 비례성(proportionality)을 규정하고 있습니다. 이익 형량 / 비례성 요건은 필요성 인정 후 가처분 명령의 실제 범위, 방식, 조건 등을 결정하는 최종 조정 장치로 단계적으로 별개로 심사하지만, 실무적으로는 두 요건이 상호 연계되어 균형 있게 적용된다고 볼 수 있습니다. 5. 기한 내 본안 소송 청구 요건  이는 사후적 요건이며 가처분 인용 결정이 난 경우, 신청인이 해당 결정에 명시된 날로부터 한 달 이내에 본안 소송을 청구하지 않으면 가처분 결정이 실효됩니다. IV. 가처분 요건에 대한 당사자의 주장 및 UPC의 판단  이하에서 설명드리는 내용 중 항소심에서 결정된 사항은 신청인 적격 및 특허 유효성에 관한 것뿐입니다. 항소심은 이 건 특허가 무효로 판단될 가능성이 높다고 보았기 때문에 나머지 요건들에 대한 판단을 내리지 않았습니다. 1. 신청인 적격  피신청인은 본 사건 특허가 미국 국립보건원(NIH)의 자금 지원을 받아 개발되었음에도 불구하고 미국 Bayh-Dole Act의 특정 요건을 준수하지 않아 발명에 대한 권리가 미국 정부로 이전되어야 하고, 따라서 하버드 대학교가 특허권자로서의 자격이 없다고 주장했습니다. 이에 대해 UPC 1심 및 항소심은 특허 등록부에 등재된 자는 특허권자로 간주되며 등기상 권리자임이 확인되면 가처분 신청 자격이 인정된다고 판시했습니다. NIH 조건 위반 등 실질적 권리관계 등은 본안에서 다툴 수 있으나 가처분 단계에서는 신청 자격을 부정할 사유가 되지 않는다고 판시했습니다. 2. 특허 유효성  특허유효성과 관련된 핵심 쟁점은 최근접 선행문헌인 D6가 인공적 환경 아래("in vitro")에서의 분석법을 개시하고 있는 상황에서, 이러한 방식을 특허청구항에서와 같이 실제 세포/조직 샘플에 적용되는 방식("in situ")으로 이전하는 것이 당업자에게 자명한지 여부였습니다. 1심 판단은 "in vitro" 방식을 "in situ" 방식으로 이전하는 기술적 동기를 제공하는 선행문헌의 존재를 부정하여 이 사건 특허의 유효 가능성을 높게 보았습니다. 반면에 항소심은 추가 선행문헌에서 그러한 이전이 통상적이고 실제로 성공적으로 적용된 사례가 있음에 주목하여, 특허가 무효일 가능성이 더 높다고 판단하였습니다. 이에 따라 항소심 재판부는 가처분 명령을 취소하였습니다. 3. 특허 침해  피신청인은 직접 침해 및 간접 침해에 대해 청구항 해석, 제품의 실제 구현 방식, 기술적 차이 등을 근거로 특허침해가 성립하지 않는다고 주장하였습니다. 1심은 이를 받아들이지 않았고 특허의 직접 침해 및 간접 침해를 인정했습니다. 구체적인 기술적 설명이 요구되는 당사간의 기술적 공방 및 1심 판단에 대한 설명은 생략하겠습니다. 4. 긴급성  피신청인은 신청인이 이미 오래전부터 피신청인의 제품 존재와 침해 가능성을 알고 있었음에도, 모특허를 기초로(이 사건 특허는 분할출원을 기초로 등록된 것임) 개별 국가 법원에서 소송을 제기하지 않고 UPC 개원까지 기다린 것은 부당한 지연에 해당되어 긴급성 요건을 충족하지 못한다고 주장하였습니다. 1심은 긴급성 및 불합리한 지연의 판단은 1) 언제부터 신청인이 침해 사실을 인지했는지와, 2) UPC에서 가처분 신청이 가능해진 시점을 기준으로 삼아야 한다고 판시했습니다. 이에 따라 1심은 신청인이 UPC 개원 당일인 2023년 6월 1일에 가처분을 신청하였으므로 신청이 가능한 가장 빠른 시점에 신청한 것으로 보아 불합리한 지연이 없었다고 판단했습니다. 5. 필요성  1심은 피신청인의 제품이 시장에 계속 공급될 경우 시장점유율 상실, 고객 이탈 등 금전적 보상만으로는 회복하기 어려운 장기적 손해가 발생할 위험이 있다고 보아 실질적 필요성을 인정했습니다. 특히, 해당 시장이 신생 시장이고 제품의 수명 주기가 길어 본안 판결까지 기다릴 경우 신청인이 돌이킬 수 없는 손해를 볼 위험이 있다고 판단했습니다. 6. 이익 형량 / 비례성  1심은 필요성 요건이 충족되더라도 UPCA 제62조 제2항 등에 따라 가처분 결정 시 양 당사자의 이익을 비교형량하고 명령이 비례적인지 판단해야 함을 확인했습니다. 이에 따라, 1심 재판부는 신청인과 피신청인 모두 손해 위험이 있으나 신청인의 권리 보호 필요성을 더 크다고 판단하였습니다. 또한, 1심은 침해 성립이나 특허 유효성에 대한 재판부의 확신의 정도도 이익 형량 판단 시 영향을 미치는 중요한 요소로 보았고, 이 사건에서 특허 침해 및 유효 가능성에 매우 높은 개연성이 있다고 판단했습니다 V. 시사점 및 결어  이 사건은 UPC 가처분 사건의 결정에 있어서 특허 유효성, 침해 여부, 긴급성, 필요성, 이익 형량/비례성 등 주요 요건의 해석과 적용 기준을 명확히 제시한 선례로 향후 유사사건에서 중요한 기준점이 될 수 있다고 판단됩니다. 가처분과 관련된 UPC 통계를 보면, 지금까지 나온 34건의 1심 결정들 중에 인용과 기각 비율이 각각 50%입니다. 기각된 17건들의 기각 사유 비율을 보면 비침해가 34%, 특허무효가 36%, 긴급성 결여가 24%, 이익 형량에 따른 기각이 6%에 해당됩니다. 항소심에서의 최종 결정에 이른 가처분 사건 14건 중 50%는 1심 결정이 유지되었고 나머지 50%는 1심 결정을 번복하였습니다. 결과적으로 항소심의 최종 결정들 중 42%는 가처분 인용, 나머지 58%는 가처분 기각 결정입니다. 기술분야 별로는 1심 결정이 난 사건들 중에서 생명과학 분야가 차지하는 비율이 53%로 가장 많은 비중을 차지했습니다. 항소심에서 1심 판결을 뒤집는 비율이 50%로 꽤 높은 편인데 향후 최종 결정되는 사건 수가 많아질수록 그 비율이 줄어들 것으로 예상됩니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 각주>----------------------------------------1) 한국 및 유럽 변리사/UPC 등록 대리인, 독일 뮌헨 소재 로펌 Bardehle Pagenberg 근무 (https://<a href="http://www.bardehle.com/en/team/chang-siho)">www.bardehle.com/en/team/chang-siho)</a>

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