발명의 공지예외 주장과 관련하여 실무에서 참고할 만한 쟁점 및 관련 판례 소개(1)

발명의 공지예외 주장과 관련하여 실무에서 참고할 만한 쟁점 및 관련 판례 소개(1): 2025.02.24 15:35 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<div style="text-align: center; line-height: 1.8;" align="center">발명의 공지예외 주장과 관련하여 실무에서 참고할 만한 쟁점 및 관련 판례 소개</div><div style="text-align: center;" align="right"> </div><div style="text-align: center;" align="right"> </div><div style="text-align: right;" align="right">양영환 변리사(정동특허법률사무소) </div><div style="text-align: left;" align="left"> </div><div style="text-align: left;" align="left"> </div><div style="text-align: left;" align="left"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: 함초롬바탕; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-image: initial; border-left-style: initial; border-left-color: initial; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial;" class="__se_tbl"><tbody>
<tr><td style="border:1px solid #cccccc; border-top:0; border-right:0; background-color:#ffffff" width="632"> <목차>   <o:p></o:p>1. 글을 시작하며2. 발명이 출원 전에 2회 이상 공개된 경우의 공지예외 주장3. 공지예외 주장을 원출원에서는 하지 않고 분할출원에서 한 경우4. 우선권주장 출원의 공지예외 주장5. 공지예외 주장을 하며 출원한 발명이 출원 전에 공개된 발명과 일부 다른 경우6. 출원인의 의사에 반한 발명의 공개가 출원인의 부주의와 관련된 사례 소개<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="11756"></div> </td>
</tr>
</tbody>
</table>   이 글은 위 목차 중 굵은 글씨로 되어 있는 1, 2, 3, 4에 관한 것이다.  1. 글을 시작하며  발명이 출원 전에 공개되었더라도 그 공개가 특허받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이거나 또는 의사에 반한 것인 경우에는 공개일로부터 1년 이내에 출원하면서 공지예외를 주장하면 그 공개된 자료로는 출원발명의 특허성을 부정할 수 없다.1) 공지예외 주장은 출원 시 이외에도 특허법이 정한 다른 기간(예를 들어 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 등)에 할 수 있다. 공지예외 주장을 위한 발명의 공개 형태에는 특별한 제한이 없다. 그러나 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우에는 공지예외 적용을 받을 수 없다. 다만 그 공개가 출원 취하 또는 거절결정의 확정으로 절차가 종료된 출원임에도 특허청의 실수로 공개된 경우에는 공지예외 주장이 가능하다. 공지예외 주장 제도의 목적은 연구결과의 신속하고 자유로운 공개를 통해 연구활동을 활성화하고 기술 축적을 도모하여 산업발전을 이루기 위한 것이다. 공지예외 인정 여부가 다투어지는 사건에서 가끔 만나게 되는 몇 가지 쟁점들이 있다. 예를 들어 출원 전에 발명이 2회 이상 공지된 경우, 공지예외를 주장하며 출원한 발명이 출원 전에 공개된 발명에는 없는 새로운 구성 요소를 포함하고 있는 경우, 출원인의 의사에 반한 발명의 공개가 출원인의 부주의와 연관되어 있는 경우 등이다. 이 글에서는 이러한 쟁점 및 이와 관련된 판례들을 살펴보려고 한다. 2. 발명이 출원 전에 2회 이상 공개된 경우의 공지예외 주장  특허청 심사기준에는 출원 전에 복수 회의 발명 공개가 있는 경우 두 번째 이후의 공개가 첫 번째 공개와 밀접 불가분의 관계에 있으면 두 번째 이후의 공개에 대해서는 공지예외 주장을 위한 증명을 생략할 수 있다고 되어 있다. 심사기준이 밀접 불가분의 관계로 예시하고 있는 것은 ① 2일 이상 소요되는 시험 ② 시험과 시험당일 배포된 설명서 ③ 간행물의 초판과 중판 ④ 원고집과 그 원고의 학회 발표 ⑤ 학회 발표와 그 강연집 ⑥ 학회의 순회강연 ⑦ 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등이다. 그러나 공지예외 주장에 관한 판례를 보면 첫 번째 공개와 후속 공개들 사이에 밀접 불가분의 관계가 없더라도 첫 번째 공개에 대해서 공지예외를 주장하면 후속 공개에 대해서는 공지예외 주장을 하지 않아도 공지예외를 인정하고 있는 것으로 보인다. 예를 들어 특허법원은 “특허출원 당시 동일한 발명이 여러 차례 공지되어 있는 경우, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 기간 내에 공지예외 주장을 하였더라도 여기에는 그 최초분 이후에 공지된 동일한 발명에 대해서도 공지예외 주장을 하고자 하는 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석하는 것이 자연스러우므로 두 번째 이후의 공지에 대해 공지예외 주장을 하지 않았더라도 공지예외를 인정하는 것이 타당하다”는 취지를 판시하였고2) 이 판결은 대법원에서 심리불속행으로 확정되었다.3) 위 특허법원 판결 이후의 다른 특허법원 판결에서도 법원은 “동일한 발명에 대해 여러 번의 공지행위가 있었고 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였더라도 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정된다면 그 나머지 발명에 대해서도 신규성 상실 예외의 효과가 미친다.”고 같은 취지를 판시하고 있다.4) 3. 공지예외 주장을 원출원에서는 하지 않고 분할출원에서 한 경우  발명의 공개일로부터 12개월 이내에 원출원은 했으나 공지예외 주장을 하지 않은 경우 공개일로부터 12개월을 초과하여 출원하는 분할출원에서 공지예외를 주장하면 공지예외를 인정받을 수 있을까? 이 문제가 다투어진 대법원 사건이 있다. 이 사건에서 출원인은 원출원 전에 발명 공개 행위를 했음에도 원출원 시에 공지예외 주장을 하지 않았는데, 심사관으로부터 출원일 전에 공개된 출원인의 석사학위 논문에 의해 신규성이 부정된다는 거절이유를 통보받자 분할출원을 하면서 공지예외 주장을 하는 한편 원출원은 취하하였다. 심사관은 원출원에서 공지예외 주장을 하지 않았기 때문에 분할출원에서 공지예외 주장을 하더라도 공지예외를 인정할 수 없다고 하면서 거절결정을 하였고 이 거절결정은 특허심판원과 특허법원에서 지지받았다. 이 사건에서 대법원은 아래와 같은 이유를 들어 원출원에서 공지예외 주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외 주장을 하였다면 공지예외를 인정받을 수 있다고 판시하였다.5)  가. 특허법 제52조제2항은 분할출원이 있는 경우 공지예외 주장의 제출 시기 및 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(대법원 판시에 따르면 이는 공지예외 주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나 있는 경우가 많기 때문이라고 한다), 분할출원이 공지예외를 인정받기 위해서는 원출원 시에 공지예외 주장을 해야 한다고 규정하고 있지 않다.  나. 원출원의 명세서 및 도면에는 포함되어 있어도 청구범위에 포함되어 있지 않은 발명인 경우에는 원출원 시에 공지예외를 주장할 필요가 없다. 그러나 추후에 분할출원을 하면서 이 발명을 청구범위에 포함시켜 권리화할 필요가 있는 경우가 있는데 이때는 이 발명에 대해서도 공지예외를 인정받을 필요가 있다. 그렇기 때문에 원출원 시에 공지예외 주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외 주장을 허용하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.  다. 특허출원서에 공지예외 주장의 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항은 출원 시 누락한 공지예외 주장을 보정의 형식으로 보완하는 것을 허용하지 않지만, 이 점이 원출원 시 공지예외 주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외 주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.  라. 출원인의 실수로 출원 시 공지예외 주장을 하지 않았더라도 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 등 특정 기간에 공지예외 주장을 허용하거나, 공지예외 인정 사유 및 공지예외 주장 가능 기간을 확대해 오고 있는 특허법 개정 추이에 비추어 보아도 원출원 시에 공지예외 주장을 하지 않았다고 하여 분할출원에서의 공지예외 주장을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다. 4. 우선권주장 출원의 공지예외 주장   <o:p></o:p> 조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원이 특허법의 공지예외 규정을 적용받으려면 발명이 공개된 날부터 12개월 이내에 우리나라에 출원해야 한다. 그러나 국내 우선권주장 출원은 선출원이 적법하게 공지예외 주장을 한 경우 발명이 공개된 날부터 12개월이 경과하여 출원하더라도 공지예외 적용을 받을 수 있다. 국내 우선권주장 출원은 공지예외 규정을 적용할 때 선출원일에 출원한 것으로 보기 때문이다.6) 국내 우선권주장 출원의 경우 선출원보다 늦게 공개되고 국내 우선권주장 출원보다 앞서서 공개된 발명에 대해서도 공지예외 주장을 할 수 있는 경우가 있다. 공개된 발명이 선출원에는 포함되어 있지 않고 국내 우선권주장 출원에만 포함되어 있을 때에는 이 발명은 국내 우선권주장 출원일에 출원된 것으로 보므로 국내 우선권주장 출원일부터 소급해서 12개월 이내에 공개된 동일 발명에 대해서는 공지예외 주장이 가능하기 때문이다. 한편 특허청 심사기준에는 국내 우선권주장 출원의 공지예외 주장과 관련하여 “선출원시 공지예외 주장을 하지 않았더라도 국내 우선권주장 출원시 적법한 절차를 준수하여 공지예외 주장을 하였다면, 선출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지예외 주장을 인정하도록 한다[2020후11479].” 라고 기재되어 있는데, 여기서 인용하고 있는 대법원 2020후11479 판결은 위에서 소개했듯이 분할출원의 공지예외 주장과 관련된 것이지 국내 우선권주장 출원과 관련된 것은 아니다. 그러나 출원일이 원출원일로 소급된다는 점에서 분할출원과 국내 우선권주장 출원은 동일하기 때문에 원출원에서 공지예외 주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 주장을 하면 공지예외를 인정해 주는 법리가 국내 우선권주장 출원에도 마찬가지로 적용된다고 보고 인용한 것으로 이해된다. 각주>-----------------------------1) 특허법 제30조제1항<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6546" style="font-family: 함초롬바탕;"></div><div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="9496" style="font-family: Dotum; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; line-height: 16.8px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div>2) 특허법원 2015.2.6. 선고 2014허5053 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7408" style="font-family: 함초롬바탕;"></div><div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="8996" style="font-family: Dotum; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; line-height: 16.8px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div>3) 대법원 2015.5.29. 선고 2015후505 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7405" style="font-family: 함초롬바탕;"></div>4) 특허법원 2017.6.15. 선고 2016허7671 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6570" style="font-family: 함초롬바탕;"></div> 5) <span lang="EN-US" 맑은="" 고딕";="" letter-spacing:="" 0pt;="" font-style:="" italic;"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Dotum; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; text-indent: -12.3pt;">대법원 2022.8.31. 선고 2020후11479 판결(원심은 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결)<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="8410" style="font-family: 함초롬바탕;"></div><span lang="EN-US" 맑은="" 고딕";="" letter-spacing:="" 0pt;"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Dotum; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; text-indent: -12.3pt;"><span lang="EN-US" 맑은="" 고딕";="" letter-spacing:="" 0pt;"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Dotum; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; text-indent: -12.3pt;"> 6) 특허법 제55조제3항<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6546" style="font-family: 함초롬바탕;"></div><span lang="EN-US" 맑은="" 고딕";="" letter-spacing:="" 0pt;"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Dotum; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; text-align: justify; line-height: inherit; text-indent: -12.3pt;"></div><div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6793"></div>

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